03 mai 2008
CA Paris du 29 octobre 2007 Citec c/ Schaeffer
3 mai 2008
CA Paris CITEC c/ SCHAEFFER du 29 octobre 2007: dernière décision sous l'empire de l'ancienne règle de droit du strict préjudice
L’arrêt CITEC c/ SCHAEFFER du 26 octobre 2007 de la cour d’appel de Paris (PIBD 2008, 865, III-2) fait suite à la décision du TGI Paris (3ème chambre, 3ème section) du 8 mars 2006 (PIBD 2006, 832, III-429) qu’il confirme partiellement et que nous avons commentée sur ce blog en date du 11 octobre 2007.
Cet arrêt est sans doute le dernier rendu par la cour d’appel de Paris sous l’empire de l’ancienne règle de droit de la réparation de la contrefaçon par la détermination du strict préjudice sur la base de l’article 1382 du Code civil.
En effet la nouvelle loi transposant la directive européenne « contrefaçon » n°2004/48 du 29 avril 2004 a été adoptée par le Parlement le 29 octobre 2007.
Il mérite une attention particulière.
Le problème était l’appréciation des dommages- intérêts pour la contrefaçon par la défenderesse SCHAEFFER d’un brevet CITEC visant un conteneur à ordures, équipé d’un dispositif d’insonorisation lors du rabattement du couvercle faisant l’objet de l’invention brevetée.
Evaluation du gain manqué du fait de la contrefaçon : règle applicable à la réparation du préjudice
La part de marché de CITEC avant la contrefaçon était de 35% ; le TGI avait admis que CITEC aurait pu fabriquer et vendre 40% de la masse contrefaisante en l’absence de contrefaçon, soit un gain manqué de 145 508, 26 euros.
En appel CITEC soutenait à nouveau qu’elle aurait pu fabriquer et vendre la totalité de la masse contrefaisante car elle avait soumissionné à l’ensemble des marchés attribués à la Sté SCHAEFFER ; et donc que son gain manqué devait être calculé sur la totalité de la masse contrefaisante.
Le TGI avait rappelé que la règle applicable pour la détermination du préjudice restait l’article 1382 du Code civil et donc la détermination du « strict préjudice » correspondant au gain manqué (V. nos commentaires du 11/10/2007 sur le présent blog).
La cour d’appel contredit le TGI sur la règle de droit applicable et se prononce de la façon suivante sur la prétention de la victime de la contrefaçon :
« Considérant qu’en l’état du droit positif, son gain manqué ne saurait être égal à une perte de marge calculée sur l’intégralité des produits contrefaisants, sauf pour elle à justifier comme l’a relevé avec pertinence le tribunal, que le dispositif d’insonorisation couvert par les brevets était déterminant pour l’attribution de ces marchés et qu’elle était en mesure de répondre techniquement aux exigences auxquelles elle aurait été soumise si elle avait obtenu l’ensemble de ces marchés.
Qu’en effet la réparation de son préjudice est fonction du gain qu’elle a pu manquer sur les marchés considérés, et des pertes effectivement subies ; que cette approche n’est pas contraire à la directive européenne 2004/48 du 29 avril 2004 citée par la société CITEC et relative au respect des droits de propriété intellectuelle, laquelle invite les juridictions à « fixer des dommages et intérêts adaptés au préjudice réellement subi du fait de l’atteinte. »
Que la société Citec n’apporte aucun élément – en- dehors d’éléments généraux tirés de l’importance que les dispositions législatives et réglementaires attachent à la prévention des nuisances sonores – justifiant une infirmation de la décision du tribunal selon lequel a estimé avec raison que l’insonorisation des bacs n’était pas, sauf exception, l’élément déterminant de l’attribution de marchés en cause et qu’en tous cas les bacs des concurrents étaient tous dotés d’un système d’insonorisation du type de celui de la société Citec, et consistant en l’existence d’une butée pour éviter le claquement du couvercle ;
Que par ailleurs la société Citec n’établit pas plus que devant les premiers juges qu’elle était en mesure de faire face à la fabrication et à la commercialisation de l’ensemble des bacs composant la masse contrefaisante. »
Moyennant quoi la cour d’appel retient – sans justifier cette réduction - le taux de 35% de parts du marché au lieu de 40% admis par le TGI en première instance et retient donc comme 1er élément du gain manqué de Citec 35% du bénéfice illicite du contrefacteur SCHAEFFER.
Commentaire
a) La cour d’appel estime que « cette approche (du TGI, sur la base de l’article 1382) n’est pas contraire à la directive du 29/04/2004.. ».
Nous ne pouvons pas partager cette opinion. Cette approche est bien contraire à la directive du 29/04/2004, de même que celle de la cour d'appel.
En effet la directive (article 13, alinéa a) prescrit pour fixer les dommages- intérêts de contrefaçon de « prendre en considération tous les aspects appropriés (…) notamment le manque à gagner (…), les bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur… ».
Cette énumération est cumulative et non alternative.
Or ici le TGI et la cour d’appel ne prennent en considération pour fixer les DI que le manque à gagner et les pertes subies par la victime de la contrefaçon CITEC, et non les bénéfices du contrefacteur SCHAEFFER.
b) Pour justifier sa décision de ne retenir qu’une fraction de la masse contrefaisante correspondant à la part de marché de CITEC existant avant la contrefaçon, soit 35%, la cour d’appel estime d’une part que le dispositif d’insonorisation n’était pas un élément déterminant de l’attribution des marchés en cause, et d’autre part que CITEC ne justifie pas de sa capacité à fabriquer et vendre la totalité de la masse contrefaisante.
Mais et cela est bien regrettable car cette affirmation non étayée eût été plus crédible, la cour d’appel ne dit pas quel était alors l’élément déterminant dans l’attribution des marchés, ni pour quelle raison CITEC n’avait pas les moyens techniques de fabriquer et vendre la totalité des conteneurs contrefaisants.
L’arrêt souffre d’une insuffisance de motifs.
En fait dans cette décision comme dans beaucoup d’autres, on retrouve ce souci de ménager les contrefacteurs, d’atténuer la sanction encourue, de faire en sorte que les doutes bénéficient au contrefacteur qu’à la victime de la contrefaçon.
Ce n’est pas en continuant à procéder ainsi que la justice peut réprimer plus efficacement la contrefaçon comme le demandent les entreprises victimes de contrefaçons.
Par ailleurs, on peut se demander si c’était à la victime de la contrefaçon de prouver elle- même ces deux éléments, ou bien au contraire à la défenderesse de prouver que la victime de la contrefaçon n’avait pas les capacités industrielles et commerciales suffisantes pour fabriquer et vendre la totalité de la masse contrefaisante, et que l’insonorisation n’était pas l’élément déterminant.
Mais si le dispositif d’insonorisation n’était pas déterminant et si les conteneurs concurrents étaient aussi dotés de systèmes d’insonorisation du même type, comment expliquer que le contrefacteur ait justement choisi d’équiper ses conteneurs des dispositifs brevetés par CITEC ?
A priori la seule explication est qu’ils devaient quand même présenter des avantages techniques et/ou économiques sur les autres existants ; sinon pourquoi les avoir choisis plutôt que les autres, non brevetés ? . Lesquels dans ce cas ne pouvaient être considérés comme des équivalents au système CITEC et donc des substituts valables à celui- ci.
Dans ces conditions il fallait examiner de plus près si la victime de la contrefaçon aurait pu fabriquer et vendre non pas seulement 35% de la masse contrefaisante, mais la totalité ou presque.
Car ce que les juges du fond omettent de prendre en considération, c’est justement le fait que ce sont des commandes supplémentaires qui permettent à une entreprise de renforcer ses moyens de fabrication et de vente (achats d’équipements, embauche de personnel supplémentaire) et donc de se développer afin d’y faire face.
Cette approche n’est pas satisfaisante car elle fait la part trop belle aux contrefacteurs. Il est paradoxal que dans les jugements de contrefaçon on continue à demander bien davantage à la victime, qui est dans son droit et demande réparation, qu’au coupable.
Dans le cas présent il est vraisemblable qu’en l’absence de la contrefaçon la victime de celle- ci aurait pu accroître ses moyens de production et de vente pour satisfaire la quasi- totalité ou du moins la majeure partie des commandes supplémentaires de conteneurs.
Erosion des prix du breveté
Un autre facteur n’a pas été pris en considération par la cour d’appel ni par le tribunal : l’érosion des prix du breveté due à la contrefaçon. Erosion qui est pourtant très fréquente, car pour tenter de résister à la concurrence déloyale du contrefacteur qui sauf exception vend moins cher, le breveté est contraint de réduire sa marge bénéficiaire.
Réparation des frais de procès
La cour d’appel confirme et cela est très positif, que non seulement les frais d’avocats et de conseils, mais aussi les frais de personnel engagés par la victime de la contrefaçon pour traiter le litige né de la contrefaçon, doivent être indemnisés au titre de l’article 700 NCPC.
Ici il s’agissait des frais (temps passé par des salariés) pour répondre aux demandes d’un expert. Mais le temps passé et les frais engagés par la participation de divers salariés de la victime de la contrefaçon doivent pouvoir aussi être pris en considération (étude du litige par des juristes et ingénieurs de la victime de la contrefaçon, consultations de CPI et d’avocat, frais de déplacements…)
Sur justificatifs versés aux débats bien sûr : factures d’honoraires de CPI, d’avocats, attestation de Commissaire aux Comptes, CR de réunions internes ou externes consacrées à l’étude du litige…
Dans le cas présent la cour d’appel porte de 75000 à 80 000 € le montant accordé en 1ère instance au titre de l’article 700, ce qui est faible eu égard aux frais réels d’une procédure en appel. 100 000 € eût été plus réaliste.
Application de la nouvelle règle de détermination de la réparation selon la loi de transposition du 29 octobre 2007
Le montant de la réparation eût-il été différent sous l’empire de la loi de transposition du 29 octobre 2007 ?
Sous l’empire de la règle ancienne de la réparation du strict préjudice le TGI, puis la cour d’appel ont attribué à la victime la contrefaçon CITEC les éléments de réparation suivants :
- manque à gagner estimé du fait du poids relatif de la partie brevetée dans le dispositif commercialisé pour l’attribution des marchés (pour le choix des clients) et contrefait et des capacités supposées de fabrication et de vente de la victime de la contrefaçon,
- redevance indemnitaire pour le surplus de la masse contrefaisante (10% x 65% x 3 275 074 = 212 879 €)
- préjudice complémentaire résultant de l’atteinte au droit de propriété et préjudice commercial
- frais de procès et liés au procès (article 700)
Sous l’empire de la nouvelle loi la juridiction du fond a en plus l’obligation de « prendre en considération les bénéfices réalisés par le contrefacteur ».
C’est là le point critique pour l’application de la nouvelle règle de droit.
Si les juges continuent en effet à n’attribuer – de façon plus ou moins arbitraire - à la victime de la contrefaçon qu’une fraction des bénéfices du contrefacteur égale ou légèrement supérieure à sa part de marché avant l’existence de la contrefaçon ainsi que cela a été le cas dans la présente affaire CITEC c/ SCHAEFFER et comme cela semble malheureusement être le cas habituel, rien ou presque ne sera changé.
En effet le contrefacteur conservera alors après jugement définitif une partie substantielle, voire majoritaire de ses gains illicites, et la contrefaçon pourra rester pour lui « payante ». Il sera donc encouragé à récidiver – alors que selon l’ADPIC article 41 (1°) les sanctions de la contrefaçon doivent être dissuasives.
S’il devait en être ainsi, la directive de 2004 et la loi de transposition du 29/10/2007 n’auraient pas servi à grand- chose.
Si par contre les juges du fond se décident à reconnaître que la victime de la contrefaçon aurait pu fabriquer et vendre la totalité ou au moins la majeure partie de la masse contrefaisante et que la partie constitutive de l’invention dans l’ensemble commercialisé avait sans doute un poids important voire déterminant dans le choix du client, ils attribueront la majeure partie voire la totalité des bénéfices du contrefacteur à la victime de la contrefaçon.
Or ces éléments sont difficiles à prouver. Les doutes devraient donc en toute équité être levés, non pas au bénéfice du contrefacteur comme cela est toujours le cas dans la pratique jurisprudentielle et il faut le regretter, mais à celui de la victime de la contrefaçon.
Le contrefacteur sera alors privé de la totalité de ses bénéfices, ce qui pourra le dissuader de récidiver.
Car le fond du problème est bien là, et le CSPI dans sa Recommandation publiée le 22 février 2008 sur le présent blog (rubrique « DI de contrefaçon ») ne s’y est pas trompé : il recommande aux juridictions que dans tous les cas de condamnation les dommages et intérêts soient fixés de façon que les contrefacteurs soient privés de la totalité de leurs bénéfices.
Dans la présente espèce les chiffres sont les suivants :
- Bénéfices réalisés par le contrefacteur :
363 770 + 804 002 = 1 167 772 €
- manque à gagner de la victime de la contrefaçon : 127 319 + 212 879 = 340 198 €
- préjudice complémentaire pour pertes d’accessoires et prestations liés au conteneur breveté : 281 400 €
- préjudice complémentaire pour atteinte au droit de propriété du brevet = 30 000 €
Soit un total de : 621 598 €
- Auxquels s’ajoutent 80 000 € au titre de l’article 700
Soit un total général de 731 598 €
Il reste donc au contrefacteur après condamnation un bénéfice de :
1 167 772 – 731 598 = 436 174 €
Pour que dans l’esprit de la loi de transposition du 29 octobre 2007 et de l’article 13 de la directive du 29 avril 2004 et selon la Recommandation précitée du CSPI le contrefacteur soit complètement privé de ses bénéfices, il faudrait que la relation suivante soit satisfaite (en négligeant les 10% de redevance indemnitaire sur le surplus de la masse contrefaisante au-delà de x/100) :
1 167 772 = (x/100) 1 167 772 + 110 000
d’où x = 91
Autrement dit le contrefacteur serait privé de tous ses bénéfices si au lieu de retenir 35% de sa marge bénéficiaire totale la juridiction du fond avait retenu 91% , voire un peu moins compte tenu des 10% de redevance indemnitaire pour le surplus.
Donc si les magistrats avaient admis que la victime de la contrefaçon aurait pu fabriquer et vendre, non pas seulement 35% de la masse contrefaisante, mais 91% ou un peu moins ( 88 à 90%).
On peut en déduire qu’il reste un important chemin à parcourir pour que la Recommandation du CSPI soit satisfaite par la jurisprudence, et donc pour que la contrefaçon cesse enfin d’être encore payante après condamnation, c’est-à-dire que la réforme de la loi de transposition assure un succès déterminant dans la lutte anti- contrefaçons.
Il faut, pour cela, que les juridictions cessent leur pratique, défavorable aux victimes de contrefaçon, consistant à considérer que (sauf exception, pour de très faibles masses contrefaisantes) celles-ci n’auraient pas pu fabriquer et vendre davantage qu’une fraction de la masse contrefaisante correspondant à leur part de marché avant la contrefaçon (ou légèrement plus comme en 1ère instance dans l’affaire CITEC : 40% au lieu de 35%, infirmé par la juridiction d’appel).
Il faut donc que les juridictions du fond admettent que dans la plupart des cas le breveté contrefait aurait pu fabriquer et commercialiser la totalité ou la quasi- totalité de la masse contrefaisante.
Par exemple dans l’affaire CITEC c/ SCHAEFFER le breveté avait soumissionné pour l’ensemble des commandes attribuées à la défenderesse en contrefaçon, et détenait avant la contrefaçon une position de leader du marché avec 35% des parts, position qu’il a perdue du fait de la contrefaçon.
Ce fait aurait dû logiquement suffire aux juridictions pour admettre que la victime de la contrefaçon aurait fabriqué et vendu la totalité de la masse contrefaisante sans la contrefaçon, au besoin en développant ses moyens industriels et commerciaux.
Toutefois habituellement les preuves de ces éléments sont difficiles à fournir. Il faut donc que les doutes cessent enfin de bénéficier aux contrefacteurs, plutôt qu’aux victimes des contrefaçons.
Jean-Paul Martin