Jugement  CREGUT  c/ CITEC Environnement du TGI de Paris du 3 octobre 2007 (3ème chambre 1ère section)

Inventeur président du conseil d’administration – Formation d’ingénieur économiste – ancien directeur commercial et des ventes- classement de l’invention – qualité d’inventeur contestée – absence de compétence technique dans le domaine de l’invention- auto- désignation d’un mandataire social comme inventeur dans le brevet –présomption de la qualité d’inventeur soumise à la preuve contraire par la société- qualité d’inventeur non reconnue- demande de juste prix rejetée

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Nous ignorons si cette décision a fait l’objet d’un appel.

Elle concerne le cas où un mandataire social, président ou directeur général de l’entreprise, se désigne lui- même comme inventeur salarié dans la demande de brevet qu’il signe pour la déposer au nom de l’entreprise.

Résumé des faits et de la procédure

Michel CREGUT est engagé en 1975 en qualité « d’ingénieur- économiste » au service  R & D d’une division manutention de la société SOMMER-ALLIBERT. Il devient directeur commercial chargé des ventes et de locations avec maintenance de conteneurs roulants pour la collecte d’ordures auprès des collectivités locales. L’entreprise se rapproche d’un autre groupe et devient CITEC Environnement. En 1991 M. Cregut devient président du conseil d’administration de CITEC Environnement.

En 1994 afin de réduire les nuisances sonores liées aux claquements des couvercles des conteneurs, comme souhaité par la Ville de Paris, CITEC dépose 3 demandes de brevets européens sous priorité française pour des dispositifs de réduction des bruits de rabattement des couvercles, dans lesquels M. Cregut est cité comme seul inventeur. M. Cregut est licencié le 4 janvier 2002. Il assigne CITEC le 3 juillet 2002 en lui réclamant 1 250 000 euros de juste prix pour ses inventions qu’il considère comme hors mission attribuées à CITEC.

CITEC conteste la qualité d’inventeur salarié de M. Cregut aux motifs qu’étant dirigeant (mandataire social) l’article L. 611-7, 2° et 3° ne lui est pas applicable, que (page 4 du jugement) « les brevets sont le fruit du travail des services de recherche, développement et production que M. Cregut a tenté de s’accaparer » (page 4 du jugement), que M. Cregut « n’a démontré aucune capacité inventive ni quelle aurait été sa part contributive à l’invention et que sa formation personnelle, sa fonction et le caractère technique des brevets déposés rendent impossible que ce dernier soit l’inventeur des dispositifs. »

Le TGI analyse le problème de façon très intéressante.

Il reconnaît d’abord à M. Cregut la qualité de salarié jusqu’à son licenciement, bien qu’il ait été en même temps mandataire social, en relevant que son contrat de  travail ne comportait aucune mission inventive.

On sait qu’il est constant dans la jurisprudence que  la désignation d’un salarié non mandataire social comme inventeur dans un brevet déposé au nom de l’entreprise vaut reconnaissance par celle- ci de la qualité d’inventeur du salarié, qu’elle n’est pas recevable à contester ultérieurement sauf fraude à prouver dans la désignation de l’inventeur (V. « Droit des Inventions de salariés » JP Martin, Litec, 3ème édition oct. 2003, § 99 à 103 et 108).Autrement dit l’entreprise ne dispose pas dans ce cas du droit de repentir.

Cette situation est modifiée si le salarié désigné comme inventeur est aussi mandataire social de l’entreprise.

Le tribunal expose alors la problématique juridique :

«  Il est constant qu’il (M. Cregut) exerçait une fonction dirigeante qui en faisait le représentant de la personne morale et donc le signataire  des demandes de brevets comme le précise l’attestation délivrée par le conseil en propriété industrielle.

M. Michel Cregut, du fait de la mention apposée sur les dépôts de brevets, est présumé inventeur desdits brevets. Il appartient en conséquence à la société CITEC ENVIRONNEMENT de faire la preuve contraire, brevet par brevet.

Cependant, pour l’appréciation de la présomption légale de la qualité d’inventeur et des éléments de preuve que la société CITEC ENVIRONNEMENT a versés au débat, il sera tenu compte des circonstances particulières de l’espèce au regard des dispositions de l’article L. 611-7 2° du Code de la propriété intellectuelle.

La première condition « dans le cours de l’exécution de ses fonctions » n’est pas remplie comme le reconnaît M. Michel Cregut du fait de sa fonction de dirigeant et également de sa formation d’ingénieur économiste et non d’ingénieur technicien.

(…) La société CITEC ENVIRONNEMENT conteste dès l’abord la désignation de M. Michel Cregut comme inventeur salarié hors mission alors que ce dernier n’en a jamais avisé son employeur par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception (Article L. 611-7-3° du Code de la propriété intellectuelle).

M. Michel Cregut répond que sa désignation comme inventeur salarié hors mission par l’entreprise elle- même équivaut à la reconnaissance de son statut et de la volonté qu’avait la société CITEC de se voir attribuer cette invention.

Or s’il est d’usage de consacrer la qualité d’inventeur au salarié désigné par l’employeur pour une invention hors mission, cette règle n’a pas vocation à s’appliquer de façon aussi stricte lorsqu’il y a une confusion entre la personne chargée d’effectuer le dépôt au nom de la société et celle qui se voit reconnaître la qualité d’inventeur hors mission.

Du fait de sa qualité de directeur du conseil d’administration, M. Michel Cregut ne peut réclamer en sa faveur le jeu de sa présomption légale puisqu’il était en position de mentionner son nom sur chaque invention et de s’attribuer un droit à juste prix sur chaque brevet.

M. Michel Cregut convient d’ailleurs des limites des formalités prévues à l’article 611-7 3° puisqu’il reconnaît l’inefficacité et même l’absurdité de s’envoyer en tant qu’inventeur une lettre d’information à soi- même en qualité de dirigeant.

Il est à noter qu’il pouvait adapter cette formalité à son statut de dirigeant social, en rédigeant ou faisant rédiger par le commissaire aux comptes un rapport spécial à joindre à la reddition annuelle des comptes faite aux actionnaires, pour indiquer les éventuelles sommes qui pourraient lui revenir en tant qu’inventeur et qui devraient en conséquence être débattues et fixées par le conseil d’administration».

Or cette formalité n’a jamais été remplie. »

(…) « Les pièces versées au débat pour les trois brevets d’inventions démontrent que les inventions ont été le fruit d’un long travail de recherche, de mise au point et de réflexion mené au sein des services techniques de la société CITEC ENVIRONNEMENT, comme en attestent les nombreux documents relatifs à la recherche (essais de produits, plans, fiches de calcul, moules), travail qui était exposé et discuté lors de réunions produit auxquelles participait M. Michel Cregut ou dont il était tenu informé. »

(…) « La lecture des brevets et notamment de leur partie caractérisante établit elle aussi que les solutions mises en place pour ce qui est de du brevet EP 728 680 relatif à la limitation de course des couvercles et du brevet EP 808 729 relatif aux roues à nez allongé. [sic] 

En effet le premier suppose une bonne connaissance de la résistance des matériaux de façon à mettre en place une aile (…)

Cette description justifie d’une recherche importante pour trouver une solution à un problème de bruit gênant la collectivité, problème qui doit trouver une solution économiquement viable dans sa réalisation en évitant de manipuler trop de fois le couvercle à mouler et qui nécessite de connaître la plasturgie. »

(suivent des analyses techniques des deux autres brevets EP).

« Là encore il existe une description détaillée du système mis en place qui nécessite une connaissance de la plasturgie et du phénomène du ressort couplé à un des objets en plastique et qui démontre que cette invention dépasse la simple réflexion marketing.

Ainsi et contrairement à ce que soutient  M. Michel CREGUT, les inventions ne sont pas de « simples découvertes marketing » qui en tout état de cause échapperaient au caractère brevetable pour défaut d’inventivité.

M. Michel CREGUT prétend encore être à l’origine des concepts développés plus tard par les équipes de chercheurs et de producteurs et donc être le véritable inventeur des améliorations brevetées au nom de CITEC.

Là encore il convient de rappeler qu’une idée n’est jamais brevetable car une invention pour faire l’objet d’un brevet doit être décrite par rapport à l’art antérieur et doit exposer la solution technique apportée pour pouvoir faire l’objet d’une application industrielle.

Dès lors, en se revendiquant comme  inventeur du concept, M. Michel CREGUT admet nécessairement qu’il n’est pas l’auteur d’une invention de salarié hors mission.

N’étant pas l’inventeur salarié des brevets, M. Michel CREGUT sera déclaré irrecevable à demander le juste prix réclamé dans  ses écritures et il sera débouté de l’intégralité de ses demandes. »

Observations.-

1.                  Régime légal applicable aux inventions de mandataires sociaux

Classiquement depuis l’arrêt de la Cour de cassation Richard c/Rycovet du 21 juin 1988 (PIBD 1988, II-504 ; « Droit des inventions de salariés » Jean-Paul Martin Litec, oct. 2005, pages 4-5, § 8-10) la jurisprudence avait décidé que le régime légal d’exception des inventions de salariés selon l’article L. 611-7 du CPI n’était pas applicable aux inventions de dirigeants sociaux.

Cette jurisprudence a été appliquée unanimement jusque vers 2005/2006. Depuis, certaines décisions ont considéré que le régime des salariés peut s’appliquer aux mandataires sociaux si ceux- ci possèdent en même temps la qualité de salariés par certains aspects de leur situation au sein de l’entreprise (contrat de travail, bulletin de salaire, affiliation à une caisse de cadres..).

Ainsi dans la présente espèce le président du conseil d’administration avait auparavant été salarié et conservé son contrat de travail, son affiliation à une caisse des cadres, des bulletins de salaire caractérisant le statut de salarié. Ce qui est en fait fréquent, car de nombreux mandataires sociaux sont également salariés.

Au vu de l’inflexion depuis 2005/2006 de la jurisprudence, la distinction entre salarié non dirigeant social et salarié dirigeant social n’est donc plus aussi nette qu’auparavant.

Si le dirigeant possède un contrat de travail qui inclut des clauses relatives à ses éventuelles inventions, il n’existe aucune raison pour appliquer l’article L. 611-7 des salariés et les clauses du contrat de travail ont vocation à être appliquées.

Le problème se pose lorsque les mandataires sociaux n’ont pas de contrat de travail ou un contrat de travail qui ne comporte aucune clause relative au sort prévu pour des inventions qu’ils seraient susceptibles de concevoir et de réaliser.

Dans ces cas ils n’ont pas de mission inventive, ni explicite ni implicite.  Dès lors le mandataire social auteur d’une invention peut être considéré comme son propriétaire et  envisager un dépôt de brevet à son seul nom. Sous réserve d’en assumer les frais personnellement et non de les faire supporter par l’entreprise. (Dans le dernier cas il s’expose ultérieurement à une action en revendication de propriété du brevet par l’entreprise.)

Il faut aussi envisager les conséquences d’une utilisation (fréquente) plus ou moins importante des moyens en matériel et en personnel de l’entreprise pour la mise au point industrielle de l’invention. La participation de l’entreprise justifierait alors normalement la citation dans le brevet d’un ou plusieurs salariés comme co- inventeurs, ainsi qu’une licence gratuite d’exploitation du brevet par l’entreprise.

Cette situation risque cependant de soulever des difficultés quant à la rémunération supplémentaire des salariés co- inventeurs, car ils sont cités dans un brevet dont le dirigeant social est personnellement propriétaire.

Dans le cas d’une invention hors mission faisant l’objet d’un dépôt de brevet au nom de l’entreprise donc attribuée à celle- ci, le TGI de Paris propose dans la présente décision une solution originale à notre connaissance : le mandataire devrait faire rédiger par le commissaire aux comptes un rapport spécial exposant la réalisation de l’invention et demandant en assemblée générale aux actionnaires de fixer le juste prix auquel il a droit. Donc en fait d’accepter le montant du juste prix que l’inventeur – mandataire social leur demande.

2.                  La présomption de qualité d’inventeur par la désignation de l’inventeur dans le brevet

2a) Appréciation de la qualité d’inventeur : Il n’était nullement nécessaire comme l’a cru à tort le tribunal de prendre en considération les dispositions de l’article L. 611-7 du CPI réservées aux salariés inventeurs pour pouvoir se prononcer sur la qualité d’inventeur de Michel Cregut. En effet la finalité de l’article L. 611-7, est de définir les deux catégories d’invention de salarié possibles, quel en est l’attributaire (le propriétaire) respectif et le régime des droits à rémunération de chaque type d’invention.

Ce qui n’a rien à voir avec l’appréciation de la qualité d’inventeur.

La suite du raisonnement du tribunal le confirme puisqu’il pouvait parfaitement être tenu sans se référer à l’article L. 611-7. Ce qui eût été logique car cet article est réservé aux salariés et non aux mandataires sociaux, qui exercent le pouvoir de direction, de recrutement et de licenciement sur les salariés dans l’entreprise. Et du point de vue du régime légal de ses inventions, un mandataire social n’est pas un salarié, même s’il l’a été avant d’être mandataire social et s’il bénéfice toujours (ce qui est très fréquent) de certains avantages sociaux des salariés (bulletin de salaire, protection sociale, congés payés, caisse de cadres).

2b) Risque d’abus en cas d’auto- désignation d’un mandataire social comme inventeur ; absence de présomption légale de qualité d’inventeur

Le TGI de Paris porte l’attention sur le caractère a priori suspect d’une auto- désignation comme inventeur dans le brevet par un mandataire social, qui détient le pouvoir de se désigner à volonté dans chaque brevet déposé.

Elle ouvre en effet la porte à des abus possibles de la part de dirigeants sociaux peu scrupuleux qui n’auraient pas la qualité ni la compétence technique d’inventeur, avec la perspective de percevoir abusivement des rémunérations supplémentaires ou des juste prix au détriment des véritables inventeurs, salariés. Ces cas semblent toutefois assez rares.

Cette possibilité évidente de fraude conduit le tribunal à indiquer d’abord que le mandataire social cité comme inventeur ne bénéficie pas de la présomption de la qualité d’inventeur au même degré qu’un salarié.

Puis dans un second temps les juges du fond vont plus loin puisqu’ils estiment qu’en raison de la possibilité du mandataire social de s’auto- désigner inventeur dans chaque brevet déposé il ne peut bénéficier de la présomption légale de la qualité d’inventeur.

La société déposante du brevet dispose alors du droit de repentir de sorte que contrairement au cas où elle a désigné comme inventeur un salarié non mandataire social dans le brevet, elle est cette fois recevable à affirmer, preuves à l’appui, qu’il n’avait pas cette qualité.

Comme cela a été le cas dans la présente espèce Cregut c/ CITEC.

De sorte que l’inventeur ainsi désigné à tort n’a pas droit au juste prix demandé. Pour autant l’identité du ou des véritables inventeurs, salariés victimes de cette fausse désignation, reste inconnue…

Cette pratique doit être formellement prohibée - sauf bien évidemment si le mandataire social a réellement la qualité d’inventeur ou de co- inventeur ; ce qui peut se produire dans des PME, mais très exceptionnellement dans les grands groupes industriels.

Dans tous les cas sans exception le ou les véritables inventeurs doivent désignés dans la demande de brevet, en excluant catégoriquement toute désignation de complaisance. Donc non seulement dans le cas d’un mandataire social qui s’auto- désigne inventeur alors qu’il n’a pas participé à la conception et à la mise au point industrielle de l’invention, mais aussi dans celui la désignation comme co- inventeur en raison de sa seule position hiérarchique d’un directeur de recherches, de développement, de production, a fortiori d’un directeur commercial qui en fait n’a pris aucune part à l’invention. Car il s’est contenté d’établir un simple cahier des charges, ce qui ne constitue pas une œuvre inventive ni ne justifie d’être nommé co- inventeur (V. point 3) ci- après).

Une auto- citation ou une citation  abusive dans un brevet peut entraîner de graves conséquences. Outre la spoliation du ou des véritables inventeurs dont les droits moraux et pécuniaires prévus par la loi sont bafoués et leur cause donc un préjudice manifeste, si un brevet américain correspondant a été obtenu, elle peut provoquer l’annulation de celui- ci par un tribunal américain ou par l’USPTO à l’occasion d’un litige aux Etats- Unis. En effet la mention du véritable inventeur est une exigence légale de la validité du brevet aux Etats- Unis.

Donc une telle fraude peut notamment faire perdre un procès en contrefaçon d’un brevet américain. Avec en sus selon la loi américaine une éventuelle procédure pénale contre l’auteur de la fraude si celle- ci est reconnue avoir été commise de façon délibérée.

3.                  Une simple idée marketing n’est pas brevetable

Le jugement du TGI Paris rappelle classiquement qu’une simple idée commerciale ne constitue pas une invention brevetable. Celle-ci doit définir un problème technique, un état de l’art antérieur, une solution technique nouvelle au problème posé et les avantages qu’elle apporte sur l’art antérieur.

Cette règle peut toutefois recevoir des assouplissements. Il est ainsi arrivé que la jurisprudence admette qu’un concept marketing élaboré, définissant un problème technique précis et un nouveau produit déterminé mais non des moyens techniques correspondants, pouvait être considéré comme témoignant d’une activité inventive  justifiant la citation de son auteur comme co- inventeur dans le brevet.

Il s’agit de la décision THIBIERGE c/ ARJO WIGGINS du TGI de Paris du 16 octobre 2001 (PIBD, 2001 744-II-265 ; « Droit des Inventions de salariés » oct. 2005 op. cité p. 85 § 192 à 195).Dans ce cas particulier le nouveau produit avait été proposé par un salarié commercial ayant pour mission de définir des produits nouveaux. En l’occurrence il s’agissait d’un nouveau type de papier comportant des caractéristiques techniques originales, dont il avait été admis qu’elle résultaient d’un préjugé vaincu, de sorte que cette idée inventive dépassait le stade du simple concept et d’un cahier des charges banal.

4. Recours à un Commissaire aux comptes

Enfin la suggestion des juges du fond selon laquelle le mandataire social désigné comme inventeur dans un brevet déposé par la société qu'il dirige devrait s'adresser à un commissaire aux comptes pour lui demander d'établir un rapport spécial exposant les faits ainsi que sa demande de rémunération d'invention aux actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle, est intéressante et paraît bien appropriée.

Toutefois un Commissaire aux comptes interrogé  à ce sujet par l'auteur des présentes Observations a déclaré n'avoir jamais durant sa carrière été sollicité pour une telle intervention par un dirigeant social,et ne pas connaître de texte réglementaire prévoyant cette faculté pour un dirigeant d'entreprise.

Jean-Paul Martin