La loi du 17 juin 2008 et la prescription de l'action en paiement de la Rémunération d'invention de salarié

Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 (JORF du 18/06/2008) portant réforme de la prescription en matière civile

INCIDENCE SUR  L’ACTION  EN PAIEMENT  DE LA  REMUNERATION  SUPPLEMENTAIRE   DES  INVENTEURS  SALARIES

    A) Nouvelles  règles légales

La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 est d'application directe et ne prévoit pas de mesure de nature réglementaire.

L’objet général de cette nouvelle loi, parue au JO du 18 juin 2008, est de réduire les prescriptions trentenaires à des durées n’excédant pas 20 ans.

La prescription de droit commun de 30 ans est ramenée à 5 ans par le nouvel article 2224 du Code civil :

« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer… »

La prescription de 30 ans subsiste pour les actions réelles immobilières. Pour les actions consécutives à des dommages corporels la prescription est de 20 ans. La prescription décennale selon l’article L. 110-4 du Code du commerce disparaît et est ramenée à 5 ans.

Selon l’article 2233 modifié du Code civil la prescription « ne court pas à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive. »

L’article 2277 du Code civil n’est pas explicitement abrogé par la loi n° 561 du 17 juin 2008, mais l’est de fait.

En effet puisque la nouvelle durée de prescription de droit commun est de 5 ans au lieu de 30 ans, l’ancien article 2277 qui prescrivait une durée de 5 ans pour les actions en paiement de salaires, arrérages de rentes (…) loyers (…) et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts (…) »   ne se justifie plus.

Le nouvel article 2277 (modifié par l’article 2 de la loi 2008- 561) a pour objet de toutes autres considérations. Par contre la teneur de l’ancien article 2277 se retrouve en grande partie dans le nouvel article 2254 du Code civil :

Article 2254

Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1

La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans.

Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.

L’article 2233 selon la nouvelle loi confirme expressément que la prescription quinquennale n’est applicable que pour autant que les conditions exigées pour son applicabilité soient satisfaites.

B) Application de la nouvelle règle légale aux actions en paiement de rémunération supplémentaire d’invention de salarié

La rémunération d’invention de salarié comporte en principe une partie forfaitaire (une ou deux primes fixes payables au dépôt de la demande de brevet ou lors de l’extension à l’étranger) et une partie plus importante, en rapport avec l’exploitation industrielle/commerciale de l’invention. 

C’est en tout cas le schéma adopté par la plupart des entreprises qui possèdent un système de rémunération de leurs inventeurs salariés (environ les deux tiers des entreprises françaises selon une enquête réalisée en 2008 par l’Observatoire de la Propriété Intellectuelle de l’INPI).

La condition de l’exigibilité de la partie forfaitaire est que son terme soit survenu (dépôt de la demande de brevet, extension à l’étranger, éventuellement délivrance du brevet).La prescription quinquennale part alors de ce terme, que le salarié inventeur doit normalement connaître. S’il en est ainsi du dépôt de la demande de brevet et de son extension à l’étranger, cela n’est en revanche pas évident pour la délivrance du brevet, dont il peut être maintenu dans l’ignorance.

Aussi, cette dernière condition devrait être prohibée.

Par contre pour la partie de la rémunération liée à l’exploitation de l’invention, aucun terme ne peut être fixé à l’avance car la valeur intrinsèque de l’invention est (sauf exception) liée au chiffre d’affaires global réalisé, lequel dépend de la durée de l’exploitation.

Selon l’arrêt Scrémin c/ Sté APG de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 22 février 2005 qui a fait jurisprudence, la prescription quinquennale ne s’applique pas  si le montant de la rémunération supplémentaire d’une invention  de salarié n’est pas déterminé car il fait l’objet même du litige.

(En fait il s’agit de la confirmation d’une jurisprudence ancienne : arrêt COZETTE de la Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 avril 1976 n° de pourvoi : 74-14 707 selon laquelle « la       prescription quinquennale n’atteint les créances qui y sont soumises que lorsqu’elles sont déterminées ; qu’il n’en est plus ainsi lorsque leur fixation fait l’objet d’un litige entre les parties. »)

Or selon l’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour suprême RAYNAUD c/ HOECHST ROUSSEL UCLAF du 21 novembre 2000 qui a fait jurisprudence, la rémunération supplémentaire d’une invention de mission d’un salarié doit être déterminée en rapport avec la valeur économique de l’invention, telle qu’elle peut être évaluée à l’issue d’une période d’exploitation commerciale industrielle d’une certaine durée. Dans l’affaire Raynaud cette durée d’exploitation commerciale effective avait été de 8 années à la date de l’arrêt du 19 décembre 1997 de la cour d’appel de Paris, et les juges du fond avaient extrapolé à partir des données du marché pour une période additionnelle consécutive de plusieurs années.

En toute logique le point de départ de la prescription quinquennale selon la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 doit donc être la fin d’une période d’exploitation industrielle de l’invention ; et cette période doit être d’une durée suffisante pour permettre d’évaluer correctement la valeur économique de l’invention.

Autrement dit une période d’exploitation qui se termine au plus tard à la date de déchéance du brevet après l’arrêt du paiement de ses annuités, soit au maximum 20 années après le dépôt de la demande de brevet de priorité lorsque le brevet tombe dans le domaine public (si ses annuités ont été payées pendant les 20 années).

On pourrait imaginer de faire partir le délai de prescription de la fin de l’exploitation commerciale de l’invention si celle- ci intervient avant la fin de la durée de vie du brevet (20 ans) au lieu de la faire partir de la date de déchéance du brevet, laquelle peut être postérieure de plusieurs années à la fin effective de l’exploitation.

Mais cette solution devrait être rejetée. Car il est difficile de déterminer avec précision la date de fin d’exploitation industrielle d’une invention, de même que sa date de début d’exploitation industrielle – Il n’existe pas de définition légale du début et de la fin d’une exploitation industrielle ou commerciale. De sorte que ce sont des sources de polémiques entre l’employeur et le salarié, chacun ayant intérêt à soutenir une thèse contraire de l’autre(voir ce type de polémique par exemple dans l’arrêt CA Paris Papantoniou c/ L’Oréal du 22 novembre 2006).

Alors que la date de déchéance d’un brevet est une donnée objective, ne souffrant pas en principe de contestation.

C) Quelle durée de prescription pour le paiement de la rémunération supplémentaire d’invention si la prescription quinquennale n’est pas applicable ?

La loi du 17 juin 2008 ne dit pas quelle durée de prescription sera applicable si la (les) condition(s)  de l’applicabilité de la prescription quinquennale n’est (ne sont) pas satisfaite(s) : à savoir pour une rémunération d’invention de mission de salarié, que son montant soit déterminé ou déterminable donc qu’une exploitation commerciale ait eu lieu, que le salarié ait eu connaissance de son étendue de façon suffisante et qu’il existe un mode de calcul de cette rémunération, connu du salarié.

On peut donc s’interroger sur ce point.

L’extrait ci- dessous du Rapport Béteille du 14 novembre 2007 sur le projet de loi réformant la prescription en matière civile apporte un élément de réflexion :

« 2. Instaurer un délai butoir en matière de prescription extinctive

c)      En deuxième lieu, votre commission vous propose d'instaurer un délai butoir en matière de prescription extinctive, en prévoyant que le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.

d)      Toutefois, plusieurs dérogations sont prévues. Ainsi, le délai butoir ne s'appliquera ni en cas d'interruption de la prescription à la suite d'une demande en justice portée devant une juridiction compétente ou d'un acte d'exécution forcée, ni aux actions en responsabilité civile tendant à la réparation d'un dommage corporel ou d'un préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, ni aux actions réelles immobilières, qui se prescrivent par trente ans, ni aux actions relatives à l'état des personnes, ni aux créances périodiques. En seront également exonérées les actions en responsabilité contre les professionnels de santé du secteur public ou privé et l'exécution des titres exécutoires. Bien évidemment d'autres dérogations peuvent être prévues par la loi.

e)      La mission d'information sur le régime des prescriptions civiles et pénales s'était longuement interrogée sur l'opportunité d'introduire de manière générale un tel butoir.

f)        Reconnaissant l'intérêt d'une telle disposition, préconisée par l'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription, déjà introduite en Allemagne ou en Belgique et envisagée au Royaume-Uni, elle soulignait la nécessité de veiller à ce que le titulaire d'un droit ne se retrouve pas forclos sans avoir jamais été en mesure d'agir. »

Selon d) le délai- butoir de 20 ans ne doit pas s’appliquer aux créances périodiques.

Donc si dans le cadre  de la réforme du statut des rémunérations d’inventions de salariés en préparation le paiement de celles-ci devient obligatoirement périodique selon des intervalles inférieurs ou au maximum égaux à une année (article 2277 du Code civil), en cas de non applicabilité de la prescription quinquennale pour l’un des motifs exposés précédemment (montant indéterminé et faisant l’objet même du litige, insuffisance ou absence d’information du salarié, non respect de la condition de périodicité), le délai- butoir de 20 ans ne sera pas non plus applicable.

Comme le confirment de nombreuses décisions de jurisprudence, il est pas rare que le salarié inventeur soit tenu pendant une très longue durée dans l’ignorance complète du sort réservé à ses inventions et à ses brevets - au point qu’il n’est même pas en mesure de déterminer s’il a droit ou non à une rémunération supplémentaire.

Les salariés concernés sont alors dans l’impossibilité d’ester en justice avant des délais qui peuvent être très longs, sauf à se voir automatiquement licenciés s’ils assignent leur employeur avant d’avoir quitté l’entreprise.

Dans ces cas où les conditions d’applicabilité de la prescription quinquennale ne sont pas satisfaites, seule reste la prescription trentenaire. Voire l’absence de toute prescription.

Ainsi l’arrêt MEYBECK c/ Sté CHRISTIAN DIOR PARFUMS SA du 28 avril 2004 de la cour d’appel de Paris (4^ème Chambre, section A) nie toute prescription dès lors que le salarié inventeur « n’a pas été tenu informé de l’étendue de l’exploitation de ses brevets pour lui permettre de déterminer l’intérêt économique des inventions réalisées, selon les critères énumérés par l’article 17-II-2° de la Convention nationale collective des Industries chimiques :

« Que de sorte, la société Christian Dior Parfums ne peut se prévaloir d’une quelconque prescription du droit à la rémunération supplémentaire. »

Si l’on admet néanmoins une prescription trentenaire,  son point de départ ne peut être que la date de dépôt de la première demande de brevet sur l’invention.

Ce délai de 30 ans est à comparer à celui résultat de l’application de la prescription quinquennale à un brevet maintenu en vigueur 20 ans à compter de sa date de dépôt soit la durée maximale, auquel s’ajoutent les 5 ans de la prescription quinquennale : soit 25 ans à compter de la date de dépôt de la demande de brevet.

L’examen des travaux parlementaires de la loi du 17 juin 2008 sur la prescription (exposé des motifs du projet de loi du sénateur Jean- Jacques HYEST du 2 août 2007, Rapport du 14 novembre 2007 du rapporteur BETEILLE etc…) révèle qu’à aucun moment la situation des salariés auteurs d’invention agissant devant des juridictions en paiement de rémunération supplémentaire d’inventions n’a été évoquée.

Ces difficiles problèmes spécifiques aux inventeurs salariés et aux employeurs, qui se situent au carrefour du droit civil, du droit de la propriété industrielle et du droit du travail, sont ainsi restés ignorés du législateur de la loi du 17 juin 2008 et n’ont donc pas été pris en considération.

Il n’est dès lors pas étonnant que le Code civil se révèle peu adapté à la résolution des spécificités de la problématique des rémunérations d’inventions de salariés. Par exemple  pour les raisons analysées ci-dessus la créance portant sur la partie liée à l’exploitation industrielle de l’invention ne peut pas être considérée comme une créance à terme selon les articles 1185 et 1186 du Code civil.

C’est pourquoi il eût été justifié de prévoir des dispositions sui generis dans le cadre du Code de Propriété intellectuelle, à l’instar de la prescription en matière de contrefaçon de brevet, de marque et de modèle. Selon le de la Code de PI la prescription en matière de contrefaçon n’est pas de 5 ans mais de 3 ans à compter des faits qui en sont la cause, et ce rétroactivement à partir de la date de l’assignation du présumé contrefacteur (Code de la Pi, article L. 521-3 pour les Modèles, L. 615-8 pour les Brevets, L. 716-5 pour les Marques).

D) Modalités d’application de la prescription quinquennale pour la rémunération supplémentaire d’invention

Sur la base de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 la nouvelle règle légale pour le paiement des rémunérations supplémentaires d’inventions de salariés pourrait être la suivante :

« La prescription pour l’action en paiement d’une rémunération supplémentaire d’invention de salarié est de 5 ans à compter de la date à laquelle le titre de propriété industrielle couvrant l’invention du salarié est tombé en déchéance par arrêt du paiement de ses annuités. »

Le titre pouvant être un brevet ou un CCP (Certificat Complémentaire de Protection) prolongeant celui- ci s’il s’agit d’un médicament.

Soit si le brevet est maintenu en vigueur pendant sa durée de vie 20 ans :

20 + 5 ans = 25 ans au maximum à compter de la date de dépôt de la demande de brevet.

Il n’est pas sans intérêt de noter que cette proposition a été retenue par le Conseil  Supérieur de la Propriété Industrielle - CSPI dans son Avis sur la Rémunération des Inventeurs salariés, remis le 6 décembre 2008 à la Ministre de l’Economie et des finances  Christine LAGARDE.

Action en restauration d’un brevet déchu.

L’action en restauration d’un brevet déchu interrompt le délai de prescription quinquennale (la procédure de l’action en restauration est définie par les articles L.612-16 et R. 613-46 à R. 613- 51 du Code de la Propriété intellectuelle).

Cette prescription quinquennale devrait être applicable sous les conditions suivantes:

a)      paiement de la rémunération supplémentaire fonction de l’exploitation de l’invention selon une périodicité inférieure ou égale au maximum à 12 mois, correspondant à l’exercice comptable des entreprises et aux intervalles habituels de paiement des salaires. C’est également la périodicité annuelle en vigueur selon le décret du 13 février 2001 pour le paiement des rémunérations d’inventions des chercheurs inventeurs du secteur public. Périodicité des éléments de salaire rappelée par le nouvel article 2254 du Code civil remplaçant l’article 2277 après la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

b)    obligation impérative de l'employeur de tenir le salarié informé :

ba) de l'étendue de l'exploitation commerciale/industrielle de l'invention, de la cession ou des licences d’exploitation du brevet couvrant l’invention

bb) du mode de calcul de la rémunération supplémentaire en vigueur dans l’entreprise

bc)du paiement des annuités de maintien du brevet en vigueur ainsi que de l’arrêt de leur paiement. Et ce pour tous les pays où des brevets ont été déposés.

La condition ba) résulte de la jurisprudence, notamment l’arrêt CA Paris du 28 avril 2004 Meybeck c/ Christian Dior Parfums.

La condition bb) se justifie par la nécessité pour le salarié de pouvoir déterminer lui- même le montant de la rémunération supplémentaire due, ce qui implique que la condition ba) soit satisfaite ET qu'il existe dans l'entreprise un mode de calcul officiel et précis de la rémunération supplémentaire, connu des salariés. Donc qu'il ne soit pas tenu confidentiel comme c'est souvent le cas.

A défaut de mode de calcul précis connu du salarié celui- ci pourrait se trouver dans l’impossibilité de déterminer lui- même sa rémunération supplémentaire, même s’il a été informé suffisamment de l’étendue de l’exploitation industrielle/commerciale de l’invention. De sorte que sa créance serait alors indéterminée et ferait l’objet même d’un litige, ce qui pour ce motif rendrait la prescription quinquennale inapplicable (arrêt précité Chambre commerciale Scrémin c/ APG du 22/02/2005).

         La condition bc) se justifie par le fait que fréquemment le salarié est cité comme inventeur ou co- inventeur dans ne nombreux brevets, de sorte qu’il ne lui pas matériellement possible de se tenir par ses propres moyens et à se frais informé de ceux qui sont maintenus en vigueur et de ceux qui tombent en déchéance. Il peut aller s’informer auprès des responsables de l’entreprise qui gèrent les portefeuilles de brevets ; mais que se passe- t-il si comme cela est fréquent il n’obtient pas de réponse ou si elle est incomplète ?

Il faut donc que l’obligation de l’employeur d’informer son salarié soit étendue au maintien en vigueur et à l’abandon des brevets où il est cité comme inventeur ou co- inventeur, en France et à l’étranger.

Cette obligation d’informer doit être « portable », et non « quérable ». Autrement dit l’employeur ne peut s’en exonérer au motif que le salarié ne serait pas venu lui-même lui demander l’information. Démarche qui ne peut être exécutée plusieurs fois par an par l’intéressé pour des brevets qui peuvent être nombreux, en France et à l’étranger. A la fois pour des raisons matérielles et aussi parce que le salarié ne peut sans risque de détériorer ses relations avec l’employeur le harceler plusieurs fois par an par des demandes d’informations répétées.

         Si l'une des 4 conditions précitées a), ba), bb) et bc) n'est pas satisfaite, la prescription quinquennale ne doit pas pouvoir s'appliquer.

Par exemple le fait qu’aucun mode de calcul précis n'existe dans l'entreprise et/ou n'est connu des salariés rend pour ceux- ci le montant de la rémunération supplémentaire indéterminée et même indéterminable.

Jean-Paul Martin

European Patent Attorney

docteur en droit

Le 1^er juin 2009