Décret n° 2009- 645 du 9 juin 2009 du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche relatif à la gestion entre personnes publiques de la propriété industrielle des résultats issus de travaux de recherche réalisés par des fonctionnaires ou des agents publics

Paru au JORF du 10 juin 2009 (texte 32 sur 154)

Les complications administratives cause de la lenteur des dépôts de brevets dans les UMR « Unités mixtes de Recherche » ??

1)    Position du problème de la recherche mixte

Dans un article de la revue CAPITAL d’août 2008 la ministre de la recherche Valérie Pécresse avait donné comme explication à la lenteur des dépôts de brevets par des unités mixtes de recherche, les complications administratives résultant de la multiplicité des organismes de recherche (CNRS, INSERM, INRA, hôpitaux…) pour une même invention. Ainsi que la « culture propriété industrielle » insuffisante des chercheurs universitaires, qui dédaignent encore trop fréquemment les brevets et les transferts de technologies, considérés par eux  comme des préoccupations « non nobles » pour de futurs prix Nobel scientifiques...

Reprenant à son compte des conclusions d’un rapport d’inspection sur l’économie de l’immatériel datant de décembre 2006 sur la valorisation de la recherche publique, qui pointait les médiocres résultats de la recherche publique française en matière de valorisation (recherches fondamentales ou semi- fondamentales valorisées par des dépôts de brevets et des transferts de technologies au secteur privé).

2)   La cause de la lenteur des  dépôts de brevets dans les UMR : complications administratives ou absence d’intéressement des chercheurs du secteur privé ?

Nous avons commenté cette interprétation d’un fait objectif (la lenteur ou l’absence de dépôt de brevets dans les UMR) dans deux Notes, l'une intitulée « La réforme de la rémunération supplémentaire d’invention en panne au CSPI » et publiée sur le présent blog en date du 30/09/2008 http://jeanpaulmartin.canalblog.com/archives/2008/09/30/index.html .L'autre titrée "Politique de rupture nécessaire..." et publiée sur le même blog le 25/10/2007.

Nous extrayons le passage ci-dessous de la Note du 30/09/2008:

« Le Prix Nobel de physique Albert FERT regrette (interview à l’Express du 24 avril 2008) qu’en France les inventeurs salariés du secteur privé ne bénéficient pas d’un intéressement proportionnel à l’exploitation de leurs inventions.

Il attire l’attention sur les effets pervers particulièrement dommageables aux entreprises que cette absence d’intéressement proportionnel peut entraîner. Ce qui a été le cas après la découverte par son équipe mixte CNRS/THALES de la magnéto- résistance géante.

Site :

http://www.lexpress.fr/actualite/sciences/albert-fert-j’ai-honte-de-la-misere-des-universites_472541.html 

Interview du Prix Nobel de physique 2007 Albert FERT par L’EXPRESS le 24 avril 2008 (Extraits) :

« Quels sont vos rapports avec le chercheur allemand Peter Grünberg, avec qui vous partagez le Nobel pour la même découverte?

Nous nous entendons bien. A l'époque de la découverte, je connaissais ses travaux, il était probablement au courant des miens, mais nous ne nous sommes rencontrés pour la première fois que quelques mois après la publication. Nos approches avaient été différentes, lui était surtout intéressé par les propriétés magnétiques des multicouches, moi plus spécialiste des propriétés de conduction électrique.

Grünberg est pourtant le seul à avoir déposé le brevet de votre invention simultanée, la magnétorésistance géante: que s'est-il passé?

Il a été plus rapide. Pour moi, les choses étaient plus compliquées, parce qu'il s'agissait d'une recherche en collaboration entre Thomson-CSF et le CNRS, ce qui a fait prendre du retard au brevet. Cela aurait pu profiter à Thomson, mais pas aux chercheurs concernés, car, dans les entreprises françaises, ils ne touchent pas de royalties sur les brevets. » 

Le prix Nobel de physique français pointe donc la véritable cause à la source du problème : non pas les « complexités administratives » mais l’absence d’intéressement des inventeurs- chercheurs aux résultats d’exploitation de leurs inventions.

3)  Discrimination au détriment des chercheurs salariés de l’industrie privée

A l’époque de la découverte capitale de la spintronique, le CNRS travaillait en coopération avec la société privée THOMSON-CSF, à laquelle a depuis succédé la société THALES. Cette époque était antérieure au décret du 1er octobre 1996 instituant l’intéressement des inventeurs fonctionnaires à l’exploitation commerciale de leurs inventions. Cependant les chercheurs du CNRS bénéficiaient déjà en 1988 d’un régime privilégié propre au CNRS, accordant aux inventeurs cités dans des brevets exploités 25% des redevances de licences.

Par contre les inventeurs salariés de Thomson- CSF n’avaient droit qu’à des primes d’invention faibles, peu motivantes par rapport à l’intéressement proportionnel dont bénéficiaient leurs collègues du CNRS dans les unités mixtes de recherche Thomson- CSF / CNRS.

Où était la « complexité administrative » entre deux (et non quatre, cinq) organismes de recherche, le CNRS et Thomson- CSF ? Le retard de ces deux organismes dans le dépôt de brevet en 1988 avait en réalité une autre explication, qui n’a pas échappé au Prix Nobel Albert Fert mais que personne ne veut entendre dans les milieux ministériels et patronaux, ni au CSPI…

En 1988 dans la même équipe de recherche les chercheurs du CNRS avaient droit à des rémunérations supplémentaires annuelles pouvant être extrêmement substantielles pour des inventions importantes ; alors que leurs collègues de l’entreprise privée Thomson- CSF, soit n’avaient droit à rien soit à de modestes rétributions forfaitaires quelle que soit l’intérêt commercial de l’invention (un ou deux mois de salaire, trois mois exceptionnellement). Payées en outre globalement en une seule fois, et non annuellement.

Discrimination injuste entre inventeurs du public et du privé que rien ne justifiait, qui pourrit l’atmosphère entre chercheurs du privé et du public et perdure toujours en 2009 …car les seules mesures réglementaires prises entretemps (décrets du 1/10/1996, 13/02/2001, 26/09/2005 et maintenant décret du 9/06/2009) l’ont été au bénéfice exclusif des laboratoires publics(universités, grandes écoles d’ingénieurs, CNRS, INRA,INSERM…). 

4)    La nomination d’un mandataire dans les UMR, solution ?

Les conseillers techniques de la ministre de la Recherche ont élaboré ce décret du 9 juin 2009 comme remède supposé éliminant la « complexité administrative » pointée comme cause du problème…

L’article 1er (nouvel article R. 611-13 – 1°) dispose que lorsqu’une même invention est réalisée en coopération par  des inventeurs « fonctionnaires ou agents publics pour le compte de plusieurs personnes publiques, celle des personnes publiques dans les locaux de laquelle les études et recherches ont été principalement réalisées dispose de plein droit d’un mandat pour exercer l’ensemble des droits et obligations des personnes pour lesquelles ces fonctionnaires ou agents publics inventeurs effectuent ces tâches, études ou recherches, à l’exception du droit d’en céder la propriété. »

Un intéressant article d’Annie Kahn paru le 2/06/2009 dans Le Monde annonce le décret publié au JORF le 9/06 et le présente comme la panacée aux performances médiocres de la valorisation des résultats de la recherche publique depuis 1999 (brevets, licences aux entreprises privées). Médiocres performances pointées par le rapport précité de décembre 2006 sur l’économie de l’immatériel.

Au ministère de la recherche on semble avoir raisonné comme si le fait de désigner un mandataire allait régler tous les problèmes administratifs. Malheureusement les choses ne sont pas aussi simples. En effet :

Un mandataire n’est pas ès- qualités le propriétaire de l’invention et des brevets. Les Conseils en Propriété Industrielle (CPI) sont mandataires de leurs clients parfois co-déposants d’une même demande de brevet, et n’ont bien évidemment aucun droit de co- propriété sur les brevets qu’ils déposent.

Le fait d’être leur mandataire ne résout pas en soi les problèmes administratifs puisqu’il faut toujours que les organismes de recherche parties à un contrat de recherche et ayant participé à l’invention se mettent d’accord entre eux pour les décisions stratégiques et tactiques qui ne sont pas du seul ressort du mandataire (décision de dépôt de brevet, sa rédaction, régime de co- propriété ou non, extensions à l’étranger…)

5)    Discrimination par omission 

Autre bizarrerie du décret : alors que l’objet de ces mesures est de faciliter la valorisation des résultats de recherches (soit les dépôts de brevets, la négociation de concessions de licences à des entreprises privées), le décret et l’article du monde du 2/06/2009 présentent comme des « UMR » les groupements de personnes publiques uniquement.

Alors que fréquemment les UMR incluent des entreprises privées, dans les locaux desquelles rien n’interdit de conduire principalement certaines recherches valorisables par brevets et licences. Donc avec le cas échéant dépôt de brevet au nom de l’entreprise privée, qui devrait alors être reconnue mandataire de plein droit. Ce qui n’est pas le cas puisque le décret passe sous silence le cas d’une entreprise privée partie d’une UMR et ayant une mission de recherche.

Pourquoi cette discrimination par omission ?

De plus n’est-il pas erroné de qualifier de « mixte » une UMR ne comportant que des personnes publiques et aucune entreprise privée ?

En se limitant dans son Art. 1 1°aux seuls groupements de personnes publiques à l’exclusion des personnes privées, le décret ne pèche-t-il pas par une inadéquation au problème posé ?

Au 3° le décret réserve à une personne publique le mandat de gestion de la protection de l’invention par brevets dans le cas où « les locaux sont fournis par une personne privée ou par une personne publique ne comportant pas une mission de recherche, le mandat revient à celle des personnes publiques investie d’une mission de recherche dont la contribution inventive des agents est la plus importante… »

Question : est-il fréquent qu’une entreprise privée fournisse ses locaux à des  personnes publiques pour des recherches débouchant sur une invention brevetable sans participer elle- même par ses chercheurs salariés à la réalisation de l’invention ?

Pour quelle raison le cas d’une ou plusieurs entreprises privées dans les locaux desquelles les recherches ont été principalement conduites et l’invention réalisée n’est-il pas envisagé par le décret ?

Ne s’agit-il pas d’une entorse arbitraire au principe d’égalité devant la loi au profit des personnes publiques ?

Autre question : comment appréciera-t-on que les études ou recherches ont été « principalement » réalisées dans tels ou tels locaux plutôt que dans tels autres ? Sur quels critères ? Il n’existe pas de définition légale de ce concept, de sorte que des difficultés et contestations sont à prévoir…Qui risquent de retarder le processus de décision de dépôt du brevet, à l’encontre de l’objectif même du décret…

Mais le plus injuste est l’exclusion  discriminatoire et arbitraire, dans une UMR, du droit au mandat pour une entreprise privée investie d’une mission de recherche à l’origine de l’invention et dans les locaux de laquelle l’invention aura été principalement conçue et/ou réalisée, par les chercheurs salariés de ladite entreprise !

Ce n’est certes pas par de nouvelles discriminations de ce genre que l’on encouragera les dépôts de brevets et les transferts de technologies.

En somme ce décret risque fort de se révéler comme un simple « coup d’épée dans l’eau » inefficace pour cause d’inadaptation aux réalités de la recherche mixte.

Jean-Paul Martin

Le 13 novembre 2009