Jugement du 7 avril 2009 du TGI Paris (3ème chambre 1ère section) FIVES STEIN c/ CMI Thermline Services (PIBD 2009, 900 III- 1221)

Création d’une nouvelle société par deux ex- salariés licenciés – dépôt de brevet par les deux salariés inventeurs dans la nouvelle société – action en revendication du brevet  par l’ex- employeur (rejet) – absence de détention de l’invention par l’ex- employeur – détention seulement de moyens séparés de la combinaison de moyens brevetée – invention réalisée postérieurement à l’expiration des contrats de travail des salariés

Cette décision, dont nous ignorons si elle a été frappée d’appel ou non, suscite des observations sur les points suivants.

Deux ingénieurs salariés de la société FIVES STEIN ont été licenciés et dispensés d’effectuer leur préavis.

Quelque temps après ils créent une société CMI THERMLINE et déposent une demande de brevet français les nommant comme co- inventeurs. Cette demande est ensuite étendue sous forme de demandes internationale et européenne.

La société FIVES STEIN, estimant qu’ils ont réalisé l’invention avant d’avoir quitté l’entreprise introduit une action en revendication de la propriété des demandes de brevets de ses deux anciens salariés.

Cette demande en revendication est rejetée aux motifs suivants :

  1. La brevetabilité de l’invention n’a pas à être examinée lors d’une action en revendication de brevet

« L’action en revendication d’un brevet tend à la reconnaissance du droit de propriété, quelque soit le caractère brevetable ou non de l’invention, et le titulaire d’un brevet ne peut opposer au revendiquant l’exception de nullité du brevet revendiqué (NDLR. : en vertu du principe de cohérence) ni demander reconventionnellement la nullité du brevet.

La société Fives Stein ne peut dès lors invoquer le défaut de description des demandes de brevet, et il n’y a pas lieu d’examiner l’art antérieur invoqué par la société CMI Thermline. »

2.     Appréciation de la détention éventuelle de l’invention des ex- salariés par la société ex- employeur

« Il convient uniquement d’apprécier si la société Fives Stein détenait l’invention ou ses éléments constitués pris dans leur ensemble et combinés, c’est à dire ce qui constitue l’invention, et non pas seulement des éléments de l’invention pris isolément, a fortiori si, comme dans les demandes de  brevets litigieuses, c’est la combinaison d’éléments connus qui est revendiquée. »

Le tribunal examine alors un à un les documents de l’art antérieur invoqués par l’ex- employeur et conclut qu’aucun d’eux ne décrit la combinaison de moyens revendiquée dans les demandes de brevets litigieuses :

« Il apparaît ainsi que si la société Fives Stein détenait l’utilisation de tubes inclinés vers les bords de la bande dans un sens perpendiculairement au défilement de la bande vers l’amont ou l’aval de la bande dans un sens perpendiculaire à son déplacement, elle ne les avait pas combinés afin de pallier le problème de vibration de bande ou déport oblique, ni qu’elle avait entrepris des travaux de recherche en ce sens.

La société Fives Stein ne peut soutenir que la détention de ces seuls éléments constitue la combinaison qui fait l’essence de la revendication 1 des demandes de brevets, sauf à nier à cette combinaison tout caractère autonome par rapport à ses éléments pris isolément et partant leur caractère brevetable (…) (sic : il faut évidemment lire « son » caractère brevetable).

La société Fives Stein sera donc déboutée de sa demande en revendication. »

  1. Invention propriété des salariés car réalisée postérieurement à la cessation des contrats de travail

L’ex- employeur Fives Stein revendiquait la propriété de l’invention de ses ex- salariés et les demandes de brevets couvrant celle- ci, comme ayant été selon lui conçue et réalisée avant la cessation des contrats de travail.

Mais comme le tribunal le constate au point précédent, il fait état de la connaissance antérieure de moyens isolés de l’invention, non de la combinaison de moyens revendiquée, constitutive de l’invention définie par la revendication 1 et les sous- revendications rattachées à celle- ci.

Cette analyse des juges du fond  semble parfaitement correcte et suscite l’approbation.

D’autre part le jugement relève :

« Par lettre recommandée du 22 mars 2004, la société Stein Heurtey (ancien nom de Fives Stein) a convoqué monsieur Patrick Dubois à un entretien préalable de licenciement le 30 mars 2004, et lui a demandé de rester à son domicile jusqu’à cette date. Il a reçu le 6 avril 2004 une lettre de licenciement le dispensant d’effectuer son préavis.

Monsieur Michel Boyer a reçu le 6 avril 2004 une lettre de licenciement le dispensant d’effectuer son préavis.

Les demandes de brevets français, européen et international revendiquées par la société Fives Stein ont été déposées respectivement les 19 octobre 2004, 11 et 12 octobre 2005, soit postérieurement à la date à laquelle les contrats de travail de Messieurs Dubois et Boyer ont pris fin.

La société FIVES STEIN n’établissant pas que Messieurs DUBOIS et BOYER ont réalisé l’invention  objet de ces demandes de brevet alors qu’ils étaient encore ses salariés, elle est mal fondée à en demander l’attribution.

Au vu de l’ensemble de ces éléments il convient de débouter la société FIVES STEIN de sa demande de revendication…. »

Les salariés ayant été dispensés d’effectuer leur préavis le 6 avril 2004, les contrats de travail prenaient fin à cette date.

La première demande de brevet a été déposée le 19 octobre 2004 soit plus de 6 mois après la cessation effective des relations d’emploi des inventeurs avec leur ex- employeur. Le jugement ne fait pas état de clause des contrats de travail permettant à l’employeur de revendiquer des demandes de brevets déposées par des ex-salariés dans un délai déterminé après leur départ de l’entreprise (« trailer clause»)

Faute pour l’ex-employeur de pouvoir prouver le contraire pièces à l’appui, il est donc   tout à fait plausible que l’invention litigieuse ait été conçue et réalisée par ses ex- salariés après la cessation de leur contrat de travail c'est-à-dire après le 6 avril 2004.

Evidemment la question eut été plus délicate si la demande de brevet avait été déposée 1 mois après le départ effectif de l’entreprise… Plus ce délai est court, et plus le salarié inventeur court le risque de voir la demande en revendication de son ex- employeur de propriété de l’invention favorablement accueillie par le tribunal…A lui d’en tirer les conclusions utiles.

Cette décision du TGI de Paris est dans le droit fil de la jurisprudence antérieure que nous avons analysée et commentée (in « Droit des Inventions de salariés » oct. 2005 Editions Litec, 3ème édition § 89, 90, 91 pages 30-31).

Jean-Paul Martin

European patent Attorney

Docteur en droit