Arrêt de la cour d’appel de Lyon du 2 décembre 2010 ECHEVERRIA c. Sté SIC MARKING

Dépôt de brevet européen au nom personnel du directeur général – action en contrefaçon du brevet européen - recevabilité du défendeur en contrefaçon à agir en nullité du brevet européen sur le fondement article 138 1 e) (Oui) - Qualité d’inventeur du directeur général (non) – invention de salariés (oui) – brevet européen annulé

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M. ECHEVERRIA LIZARAZU (ci-après « M. ECHEVERRIA ») de nationalité espagnole est directeur général de la société espagnole COUTH spécialisée dans le marquage industriel.

M. Echeverria est titulaire d’un brevet européen portant sur une machine de gravure à impact, déposé en 12994 sous priorité espagnole et désignant notamment la France. M. En 1999 M. Echeverria a assigné en contrefaçon de son brevet la Sté CONNAUGHT, distributeur des produits de la Sté SIC MARKING en Espagne.

Le 22 juin 2007 la cour d’appel de Barcelone a reconnu CONNAUGT coupable d’actes de contrefaçon du brevet.

Le 2 septembre 2004, SIC MARKING assigne M. Echeverria en nullité du brevet, et en parallèle M. Echeverria a assigné SIC Marking en contrefaçon des revendications 1 à 5 de son brevet. En décembre 2010 cette dernière procédure est pendante devant le TGI de Lyon.

Le 22 octobre 2009 le TGI de Lyon a rendu un jugement selon lequel l‘invention litigieuse doit être considérée comme une invention de salariés, le droit au brevet appartient à leur employeur la société COUTH (et non M. Echeverria, titulaire du brevet européen). En conséquence, sur la base des articles 60 et 138 paragraphe 1 indice e) de la Convention de Munich sur le brevet européen (CBE), le TGI a annulé le brevet européen.

Recevabilité de l’action en nullité du brevet européen sur la base de l’article  138 1 e) de la CBE

M. Echeverria a fait appel et allègue que la demande en nullité de SIC Marking  serait irrecevable, car selon lui seule la personne habilitée à se voir reconnaître titulaire du brevet européen serait habilitée à agir en nullité de celui- ci.

Il soutient également que si la recevabilité de l’action en nullité de SIC est admise, « l’invention n’est en aucun cas une invention de salariés, MM/ Martin et Landazuri n’ayant procédé qu’à des mesures d’exécution sans faire preuve d’activité inventive en l’espèce et qu’il importe peu que lui- même n’exerce pas de fonctions techniques ou de recherches au sein de la société COUTH.M. Echeverria  ajoute que les pièces versées aux débats ne sont pas suffisantes pour prouver qu’il n’a eu aucune activité inventive… »

La Sté SIC répond qu’elle a qualité à agir sur le fondement de l’article 138 1- e) de la CBE, car cet article énonce comme cause d’annulation du brevet européen le droit au titre sans aucune autre précision ou restriction, qu’ainsi l’action est ouverte à tout intéressé, qu’admettre l’analyse de M. Echeverria conduirait à introduire une condition nullement prévue dans le texte.

Qualité d’inventeur du directeur général : non 

SIC conteste catégoriquement la qualité d’inventeur de M. Echeverria et produit une « attestation de M. Francisco Martin, directeur technique de la Sté COUTH selon laquelle l’invention a été créée et développée par le personnel de la Sté COUTH (MM. Martin et Lanzaduri) et non par M. Echeverria ». La loi espagnole doit donc recevoir application au visa de l’article 60 de la Convention de Munich et la Sté COUTH est propriétaire de l’invention, dont MM. Martin et Lanzaduri sont les co- inventeurs, salariés de COUTH.

Motifs de la décision

Recevabilité de la Sté SIC à agir en nullité des du brevet européen (parties française et espagnole)

 « C’est à bon droit que les premiers juges ont décidé que la Sté SIC était recevable à agir (…) dès lors que l’article 138 paragraphe 1 e) ne contient aucune restriction quant aux conditions d’ouverture de l’action en nullité qu’il prévoit lorsque le titulaire d’un brevet européen n’avait pas le droit de l’obtenir.

L’action en nullité étant en principe ouverte à toute personne ayant intérêt à solliciter la nullité d’un brevet ne comportant aucune précision ou restriction de quelque nature que ce soit, il doit être retenu que cette action en annulation doit être ouverte à tout intéressé. »

Le tribunal a encore justement retenu que la Sté SIC possède un intérêt légitime au sens de l’article 31 du code de procédure civile à voir prononcer la nullité du brevet, dont son adversaire se prévaut pour engager une action en contrefaçon à son encontre.

Qualité d’inventeur

M. Echeverria prétend, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, qu’il est bien l’inventeur de l’invention objet du brevet EP 0 687 577 déposé sous son nom, ce qui lui confère une présomption légale de propriété du brevet.

Mais M. Francisco Martin, directeur technique de la Sté COUTH, a établi deux attestations en date du 19 février 2007 dans lesquelles il  déclare pour la première avoir

« dirigé dans le bureau technique le projet et le dessin des machines MC 12000 KP (200x50) et MC 2000 KP (200 x 30) qui correspondent aux plans que j’ai signés et qui ont été réalisés par le dessinateur Angel LANZADURI qui a été employé dans le bureau technique de COUTH de 1957 à 2002… 

Et pour la seconde précise : « Ce plan de la machine MC 2000 200x35correspond au modèle breveté développé sous ma direction dans le bureau technique de COUTH. 

Ces attestations dénuées de la moindre équivoque démontrent que c’est M. Martin qui au sein du bureau technique de la Sté COUTH a dirigé la conception des machines… qui correspondent à l’objet du brevet litigieux, les plans des machines ayant été réalisés par M. Lanzaduri autre salarié du bureau technique. A aucun moment il n’est question de l’intervention de m. ECHEVERRIA en amont en termes de création de l’innovation (…) »

Une 3ème attestation de M. Francisco Martin, totalement contraire aux deux premières, est produite devant la Cour. Qui l’écarte comme non probante car produite postérieurement au jugement reconnaissant l’invention de salariés, et témoignant d’un revirement de la part de son auteur, salarié de la Sté COUTH… dont on imagine aisément les pressions qu’il a dû subir pour signer pareille attestation reniant les deux premières.

Enfin la cour d’appel relève que si « M. Echeverria  dirige depuis de nombreuses années l’entreprise familiale COUTH, il n’a bénéficié d’aucune formation technique ou mécanique, étant titulaire d’une licence en sciences économiques, et qu’il ne justifie pas même d’exercer au sein de la société des fonctions techniques ou de recherche, ne produisant aucun document à l’appui de son allégation selon laquelle il aurait acquis une expertise particulière dans le domaine des machines à gravure au cours des 40 années passées au sein de la société COUTH. »

La nullité des parties espagnole et française du brevet européen est confirmée pour le même motif (article 138 1 e) CBE).

Observations.

Le directeur général de la Sté COUTH,  mettant à profit sa position dominante à la tête de l’entreprise, s’est arbitrairement et de façon fautive nommé lui- même seul inventeur et titulaire du brevet européen et de sa demande prioritaire espagnole. En évinçant les deux véritables co- inventeurs, MM. Martin et Lanzaduri, salariés de la Sté COUTH.

Ce faisant il a commis un acte répréhensible et une grave erreur stratégique en vue d’actions en contrefaçon :

-                     Primo Il se nomme seul inventeur alors que d’après les attendus de l’arrêt, il n’a pu se méprendre sur  sa non-qualité d’inventeur, sur sa non compétence technique et sur le fait ’il n’a pas participé à la conception et à la réalisation de l’invention. Ceci constitue un acte commis en fraude des droits des deux salariés qui étaient les véritables inventeurs, dont il viole le droit moral à être cités comme inventeurs dans le brevet déposé, et les prive éventuellement  d’une rémunération supplémentaire

-                     Secundo en outre il dépose à son nom personnel, comme titulaire donc propriétaire, la demande de brevet européen alors qu’il n’a pas droit à celui- ci, ce droit étant détenu par la Sté COUTH ;

-                     Tertio il introduit des actions en contrefaçon de son brevet européen en Espagne et en France à l’encontre des deux sociétés CONNAUGHT et SIC MARKETING. Ces actions sont in fine vouées à l’échec en raison du vice de nullité infectant le brevet européen.

-                     Quarto si un brevet américain correspondant au brevet européen litigieux a été délivré, ce brevet est selon la loi américaine, également entaché de nullité car déposé au nom de M. ECHEVERRIA alors qu’il n’est pas le véritable inventeur...

Ce type d’agissement fautif d’un mandataire social de PME génère en l’occurrence un double préjudice :

  1. Aux salariés inventeurs dont le droit moral à être cités comme tels dans le brevet est bafoué, ainsi que le cas échéant leur droit pécuniaire à rémunération supplémentaire
  2. A sa propre entreprise, ce qui est plus grave, car le dirigeant a engagé avec légèreté deux actions en contrefaçon de son brevet européen. Celles- ci sont infectées d’un vice et vouées à l’échec, car le brevet a été déposé à son nom personnel  au lieu d’être déposé au nom de la Sté COUTH !

Les actions en contrefaçon, procédures longues et onéreuses, auront coûté cher sans améliorer la position concurrentielle de l’entreprise, qui ne peut en effet dans ces conditions obtenir par voie judiciaire la cessation de la contrefaçon.

Ceci constitue une erreur stratégique malheureusement fréquente dans les PME familiales : car le dirigeant a tendance à préférer déposer les brevets à son nom personnel au lieu du nom de sa société, par mesure de sécurité afin de conserver le brevet au cas où l’entreprise déposerait son bilan… En fait de sécurité, ce malencontreux dépôt revient à scier la branche sur laquelle le dirigeant est assis…

On entend aussi parfois le P.-DG ou le DG expliquer : « Les salariés n’étaient pas d’accord entre eux pour déterminer qui étaient les inventeurs ; aussi j’ai  mis tout le monde d’accord en me désignant moi- même comme seul et unique inventeur »… (!!!)

Les conseils judicieux d’un Conseil en propriété intellectuelle (industrielle) auraient évité tous ces déboires au  dirigeant de la PME COUTH.