02 juin 2007
Ouvrage sur le Droit des inventions de salariés
« DROIT DES INVENTIONS DE SALARIES
France, Allemagne, Royaume-Uni, Etats- Unis, Japon »
Auteur : Jean-Paul MARTIN
3ème édition
Editeur LexisNexis litec
Collection : Pratique professionnelle : procédure
Parution : 27 octobre 2005
Format 240 mmm x 160 mmm
Nombre de pages : 337
Prix 55 euros TTC
Frais de port (France métropolitaine) 6 euros
DOM-TOM Export 52,13 euros
Présentation : Le droit des inventions de salariés est souvent perçu comme complexe car il se situe au croisement du droit des brevets et du droit du travail. L’auteur en présente une analyse complète, tant du point de vue des textes que de la jurisprudence sous ses différents aspects, tels que le classement et la rétribution des inventeurs.
L’auteur fournit des informations claires et pratiques sur le statut légal des inventions de salariés en France, en fonction de leur appartenance soit à l’employeur soit au salarié. Des développements distincts sont consacrés aux inventions en matière informatique, concernant les logiciels et programmes d’ordinateurs, et à la fiscalité des inventions de salariés.
Cinq nouveaux chapitres ont été ajoutés à cette troisième édition : un chapitre est consacré au problème complexe de la prescription en matière de rémunération des inventeurs, sur lequel la jurisprudence récente a considérablement évolué notamment par deux arrêts contradictoires en 2004 et 2005 de la Cour de cassation, et quatre chapitres aux droits étrangers qui en 2005 restent les plus importants en matière de brevets (Allemagne, Royaume-Uni, USA, Japon).
Cet ouvrage constitue un véritable guide juridique pour les juristes et dirigeants d’entreprises, responsables de propriété industrielle d’entreprises, inventeurs salariés, conseils en propriété industrielle, avocats et magistrats confrontés à un problème relevant du droit des inventeurs d’entreprises.
Jean-Paul Martin est docteur en droit, European Patent Attorney auprès de l’Office européen des brevets à Munich, ancien conseil en propriété industrielle, ancien vice-président de la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle (CNCPI).
Commande :
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BLOG : Les questions traitées dans « Droit des inventions de salariés », par exemple l’évolution des jurisprudence française et japonaise ainsi que d’autres aspects du droit des brevets (contrefaçon de brevet, directive européenne « contrefaçon » de 2004, évolution du système de brevet européen, injonctions transfrontières en Europe, procédure civile etc, sont actualisées chaque mois dans le « Blog—Brevets de Jean-Paul Martin », régulièrement mis à jour depuis janvier 2006 (14 rubriques différentes).
Accès libre et gratuit.
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17 août 2006
Le calcul des dommages- intérêts de contrefaçon de brevet en Allemagne
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Le système allemand d'indemnisation de la contrefaçon de brevet d'inventionComparaison avec le système français d'évaluation des dommages-intérêts SECTION I LES INSUFFISANCES DU SYSTEME FRANÇAIS D'EVALUATION DES DOMMAGES-INTERETS DE CONTREFACON DE BREVET 1) Absence de caractère dissuasif du régime actuel de sanction de la contrefaçon Selon différentes sources en 2004 le chiffre d'affaires des contrefaçons sur le marché européen est estimé entre 6 et 10% du marché mondial, contre 5% il y a quelques années, avec comme corollaire la suppression de 30 000 emplois par an en France et de 200 000 par an en Europe. De toute évidence les sanctions traditionnelles de la contrefaçon sont incapables d'enrayer l'invasion des produits contrefaisants, car molles et non dissuasives. En effet l'arsenal des sanctions existantes ne satisfait pas à l'obligation faite aux Etats signataires de l'OMC par l'article 41 (1) de l'accord ADPIC de 1994 : mettre en [oe]uvre dans leur législation un « moyen de dissuasion » contre les atteintes aux droits de propriété intellectuelle, en quelque sorte une « force de dissuasion », non pas nucléaire mais juridique anti- contrefaçon. La Directive européenne du 30 avril 2004 se réfère expressément à l'accord ADPIC et prévoit également que les mesures et procédures doivent être « dissuasives » à l'égard des contrefacteurs (Chapitre II, Section I, article 3 paragr.2). L'expression extrêmement forte « moyen de dissuasion » signifie que la sanction à laquelle les contrefacteurs devraient s'attendre en cas de condamnation doit être tellement sévère qu'elle ne peut que les détourner préventivement, de commettre des actes de contrefaçon...De même que selon la doctrine militaire de la dissuasion, la certitude d'être partiellement ou totalement anéanti par des représailles nucléaires a pour objectif de dissuader tout agresseur potentiel d'attaquer un pays doté d'une force nucléaire. Il faut donc qu'en cas de contrefaçon les dommages- intérêts soient tels qu'à tout le moins ils priveront le contrefacteur de tout bénéfice illicite directement lié aux actes contrefaisants, en sus des frais de procès qu'il devra intégralement rembourser à la victime de la contrefaçon. Autrement dit la commission de la contrefaçon par le contrefacteur doit in fine lui coûter davantage qu'elle ne lui a rapporté. C'est réellement le minimum pour rendre la contrefaçon non rentable après condamnation, donc pour rendre les sanctions dissuasives. Au- delà on entre dans le système des dommages punitifs de type américain. 2) La faiblesse des sanctions encourage les contrefaçons Or le système judiciaire français est loin en- deçà du minimum, c'est le moins que l'on puisse dire ! Non seulement les sanctions de la contrefaçon n'ont rien de dissuasif, mais la faiblesse de l'ensemble du système judiciaire répressif et son inadaptation ont même fini par encourager la contrefaçon. En effet celle- ci reste bien souvent payante après condamnation (cette dernière n'étant prononcée que dans une fraction des cas de contrefaçon et au terme d'un long marathon judiciaire). Les contrefacteurs, encouragés par les faibles risques des activités contrefaisantes et souvent organisés en réseaux mafieux liés à d'autres activités illégales (contrebande, prostitution, trafic de drogue...) l'ont parfaitement compris et mis à profit. Il en est ainsi notamment des brevets d'invention, dont la contrefaçon fait l'objet de la présente étude. C'est pourquoi ces dernières années des voix de plus en plus nombreuses se sont élevées pour demander une réforme urgente du système judiciaire français afin d'améliorer son efficacité, notamment par une augmentation drastique des dommages- intérêts de contrefaçon. En effet l'insuffisance des dommages- intérêts pour contrefaçon de brevet est sans conteste l'une des causes principales de cette situation (la seconde étant les délais excessifs des jugements au fond) : le montant médian des dommages- intérêts accordés par les tribunaux est évalué à ...47 000 euros, ce qui n'est guère de nature à intimider des contrefacteurs dénués de tout scrupule, alors que les frais de procédure se situent entre 23000 euros et...500 000 euros (chiffres donnés par Pierre VERON : « 150 000 F à plusieurs millions F » - lors de son audition du 23 mai 2001par le sénateur Grignon de la Commission des Affaires économiques du Sénat). 3) Confiscation des profits illicites du contrefacteur Dans cette même audition Pierre VERON, président de l'AAPI et président de l'EPLA, s'exprime sans ambiguïté : « Je pense souhaitable de revenir à un système qui a existé en France, avant une décision de la cour d'appel de Paris de 1963 (4ème chambre, 22 février 1963, Annales P.I. 1963, p.377) et qui permettait la confiscation des profits indûment réalisés. Il suffirait pour cela d'étendre à la matière des brevets d'invention le dispositif organisé, en matière de droits d'auteur, par l'article L 335-6 du Code de la propriété intellectuelle. En effet une grande entreprise contrefaisant un brevet que son titulaire n'exploite pas ne serait actuellement condamnée qu'à verser à ce dernier le prix d'une « licence raisonnable », autant dire ce qu'elle aurait payé si elle avait respecté le droit du titulaire du brevet. Ce système n'est absolument pas dissuasif.(...) La confiscation des recettes illicites est prévue pour la propriété littéraire et artistique. Il faudrait étendre cette disposition au contentieux des brevets... » C'est exactement ce sur quoi nous avions attiré l'attention dès 1993 en écrivant (JCP, n°2, 14 janvier 1993, 204 page 16, § 21 ; Gazette du Palais 18 août 1993, « Le brevet d'invention : arme stratégique anti- contrefaçon » page 18) : «le fait pour le contrefacteur d'un brevet non exploité de n'avoir à verser que l'équivalent d'une redevance de licence constitue un encouragement indirect à contrefaire, plutôt qu'à chercher à obtenir une licence. En effet si un breveté perd son procès, le contrefacteur ne lui doit rien et s'il le gagne, ce dernier ne devra verser que ce qu'il aurait dû verser de toute façon s'il avait été licencié !» Clairement la recommandation ci- dessus implique l'abandon de la règle de la seule réparation du préjudice subi c'est-à-dire du gain manqué par le breveté contrefait sur la base de l'article 1382 du code civil. En effet fréquemment le bénéfice illicite des contrefacteurs dépasse de loin le préjudice subi par le breveté tel qu'il est évalué par les juges du fond, de façon plus ou moins discutable, à partir de la masse contrefaisante et des troubles provoqués par la contrefaçon dès lors que le tribunal estime que le breveté n'aurait pas fabriqué et vendu la même quantité d'articles en l'absence de la contrefaçon. Se limiter à la réparation du strict préjudice est finalement une très profitable affaire pour les contrefacteurs. 4) Caractère rentable de la contrefaçon C'est grâce à cette règle de la réparation du seul préjudice que dans de nombreux cas le contrefacteur conserve après condamnation la majeure partie de ses profits illicites. Autrement dit l'indemnisation de la victime sur la seule base de l'article 1382 garantit que la contrefaçon reste payante, et même fort profitable ! De façon plus générale la contrefaçon est peu risquée et globalement rentable pour d'autres raisons : o La contrefaçon d'un produit ou d'un procédé peut passer inaperçue, car pour être identifiée elle nécessite souvent un examen attentif que de nombreuses entreprises négligent d'effectuer. o Lorsqu'une contrefaçon est remarquée par le breveté, celui- ci reste parfois sans réaction et n'intervient pas auprès du présumé contrefacteur. Dans d'autres cas il intervient mais exclut un procès si les discussions échouent, soit parce que l'enjeu n'est pas suffisant, soit parce que l'entreprise répugne aux procédures juridiques et estime qu'elle a mieux à faire qu'y perdre son temps, soit parce qu'une procédure en contrefaçon est jugée trop aléatoire et trop coûteuse (cas des PME-PMI et des inventeurs indépendants). o Si un procès en contrefaçon est tout de même engagé, le brevet argué de contrefaçon peut être invalidé par une action reconventionnelle en nullité. o Et si le procès se termine par la condamnation du contrefacteur (après un marathon de 5 à 11 ans et des coûts de procédure pouvant atteindre 300 000 ¤ et même davantage), celui-ci n'a guère plus à payer que la redevance de licence qu'il aurait dû de toute façon payer s'il avait pris une licence contractuellement avec le breveté. Le contrefacteur peut aussi, ce qui n'est pas rare, avoir organisé son insolvabilité ou avoir déposé son bilan, et échappe alors à toute sanction ! 5) Indemnisation des frais de procès des brevetés contrefaits Sur ce point depuis 2001 les tribunaux semblent avoir admis le bien- fondé de cette recommandation, car de multiples décisions ont attribué des montants substantiels au titre de l'article 700 NCPC ou considéré que les frais réels de procédure sont un préjudice complémentaire des autres éléments constitutifs du préjudice : Cour d'appel d'Amiens du 29/11/2002 aff. MSG c/ AXEL PLASTIC, Cour d'appel de Rennes 11/03/2003 SOCREDIS c/ PROCOPI (cf. RDPI n° 159 mai 2004 pp 23-23) qui ont indemnisé les frais de procès en tant que préjudice complémentaire. C'est le seul progrès de la jurisprudence enregistré depuis 4 ans dans le sens d'un renforcement des dommages- intérêts pour la contrefaçon de brevet. Malheureusement le dernier arrêt SOCREDIS c/ PROCOPI a été cassé par l'arrêt de la Chambre civile 2 de la Cour de cassation du 8/07/2004, au motif que « les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 NCPC ». Ce n'était pas l'avis des juridictions du fond, et l'arrêt de la Cour suprême ne peut qu'être regretté. En effet, pour faire reconnaître son préjudice, la victime de la contrefaçon a dû débourser des honoraires de conseils et d'avocats importants comme observé précédemment, lesquels constituent donc en toute logique un préjudice complémentaire comme l'ont estimé certains juges du fond. 6) Echec de la réforme de 1984 sur l'interdiction provisoire en référé Les brevetés victimes de contrefaçon ne peuvent espérer une action de substitution plus efficace dans les procédures de référé - interdiction provisoire définies par l'article L 615-3 CPI. Ainsi que l'a exposé Pierre VERON le 23 novembre 2004 au colloque de la FNDE à Paris (« 20 ans d'interdiction provisoire de contrefaçon de brevet d'invention », www.veron.com), le bilan dressé au terme de ces 20 ans de jurisprudence est sans appel : - sur 6000 litiges au fond portés devant les tribunaux, 95 seulement ont donné lieu à des requêtes en interdiction provisoire en première instance, 74% ont été rejetées, 6%ont donné lieu à demande de versement préalable de garanties et 20% ont donné lieu à une décision d'interdiction. - En moyenne 5 requêtes sont présentées par an (pour 300 nouvelles actions au fond par an), dont une seule aboutit favorablement. - Dans 58% des cas le motif de rejet a été un « manque de sérieux de l'action au fond »... - Il faut souligner qu'une raison essentielle du très faible nombre de requêtes en interdiction provisoire présentées - 5 pour 300 actions au fond - vient de la probabilité à 80% du rejet d'une telle requête. Dès lors on comprend qu'un praticien soit plus que réticent pour conseiller au breveté contrefait une action en interdiction dont il est presque certain à l'avance qu'elle échouera et qui causera au demandeur des frais supplémentaires appréciables. L'exposé de ces statistiques par Pierre VERON le 23 novembre 2004 a ainsi mis en évidence l'échec de la procédure d'interdiction provisoire comme moyen de répression de la contrefaçon de brevet, alors que tant d'espoirs avaient été fondés sur celle- ci en 1984 par le législateur et par les entreprises contrefaites pour remédier à la lenteur et au peu d'efficacité des procédures au fond... A partir de 2006 dans le cadre de la loi de transposition de la Directive du 26 avril 2004 en préparation, conformément à l'article 7 (1) de la Directive, les procédures en référé d'interdiction provisoire devront être introduites avant l'action au fond, et non plus après selon la procédure de l'actuel article L 615-3. Par conséquent si une requête en interdiction provisoire n'a pas été introduite avant l'action au fond, elle ne pourra plus l'être ultérieurement. 7) Raisons de l'échec de la procédure d'interdiction provisoire comme moyen de répression de la contrefaçon de brevet Cet échec mérite quelques commentaires. La procédure de référé interdiction provisoire avait été créée par la loi n° 84-500 du 27 juin 1984 (article 1er, art. 54 de la loi modifiée du 2 janvier 1968) afin d'améliorer l'efficacité de la lutte anti- contrefaçon en palliant dans une certaine mesure la lenteur des procédures au fond, dont se plaignaient (déjà !) entreprises et inventeurs victimes de contrefaçon. Mais le législateur craignant des excès éventuels avait institué quatre conditions à remplir : une exploitation effective et sérieuse de l'invention brevetée, la création par la contrefaçon d'un préjudice difficilement réparable, un bref délai entre la connaissance par le breveté des faits de contrefaçon et le début de l'action au fond, et une action au fond devant apparaître sérieuse au président du tribunal saisi en référé. Avant cette réforme et dès le début de sa mise en application, des réticences se manifestèrent chez les magistrats et chez certains avocats. Les magistrats avaient l'impression que l'on tentait de leur « forcer la main » par ces requêtes en référé, alors que selon eux la justice avait besoin de sa lenteur traditionnelle pour juger en toute sérénité et sans risquer de se déjuger par une décision au fond contredisant une décision d'interdiction prise dans l'urgence. (La notion d'urgence étant pour les brevets très relative puisqu'une procédure en référé- interdiction de brevet exige 3 à 5 mois). Ce dernier argument était également avancé par quelques avocats. Après 6 années d'application cette mesure donna des résultats insignifiants - au total une douzaine de décisions en interdiction prononcées, une soixantaine de requêtes rejetées - Au lieu des abus craints par le législateur on constata un excès de sévérité des magistrats, rendant la réforme sans portée. Devant ce constat d'échec évident, le législateur s'émut et par la loi du 26 novembre 1990 supprima deux des quatre conditions précitées - l'exploitation effective et sérieuse et le préjudice difficilement réparable - afin de faciliter la délivrance de décisions d'interdiction nettement plus nombreuses. Mais contre toute attente, cet allègement très substantiel des conditions à satisfaire n'entraîna aucune amélioration : au lieu de rejeter les requêtes pour cause de préjudice non difficilement réparable (notion particulièrement subjective) ou d'absence d'exploitation effective et sérieuse, les présidents des tribunaux saisis se reportèrent sur un « manque de sérieux de l'action au fond », invoquée dans 58% des rejets ( !) et dans 22% des cas sur un « non respect du bref délai » (fixé à 6 mois par la jurisprudence). La constitution préalable de garanties par l'une des parties ne fut demandée que dans 6% des cas et équivalait à un refus si ces garanties n'étaient pas fournies. Il suffit d'extrapoler légèrement ces résultats pour en conclure que si en 1990 le législateur avait également supprimé la condition de bref délai, 80% des requêtes en interdiction auraient très vraisemblablement été rejetées pour « manque de sérieux » de l'action au fond, puisque cette réforme n'avait pas recueilli l'aval des magistrats. Par ailleurs sur 19 décisions d'interdiction prononcées en 20 ans, 17 ont été confirmées par les décisions finales au fond. Dans les deux seuls cas où la décision finale au fond a contredit la décision d'interdiction provisoire en ne reconnaissant pas la contrefaçon, Pierre VERON a précisé (Colloque de la FNDE du 23 novembre 2004) qu'aucun litige « post- procès » né de cette contradiction n'a pu être décelé. Le bilan sur ce dernier point réduit donc quasiment à néant l'objection formulée depuis 20 ans selon laquelle le risque de contradiction entre une décision provisoire d'interdiction et une décision définitive au fond déboutant le demandeur en contrefaçon serait un motif valable pour rendre exceptionnelles les décisions en référé d'interdiction provisoire - et donc pour rendre cette procédure sans effet. I Un bilan aussi globalement négatif permet de comprendre comment une réforme voulue par les pouvoirs publics, le législateur, les entreprises et les inventeurs victimes de contrefaçon pour améliorer la lutte anti- contrefaçon, mais sans que l'on ait pris suffisamment la peine d'expliquer son intérêt et sa justification aux magistrats alors qu'ils étaient chargés de l'appliquer, peut être mise en échec quelles que soient les facilités législatives apportées à sa mise en [oe]uvre. 8) Interventions depuis 2001 en faveur d'une réforme du mode de détermination des dommages- intérêts de contrefaçon de brevet o F. WAGRET, conseil en propriété industrielle déclare le 3 mai 2001 lors de son audition par le sénateur Grignon au Sénat : « En matière de contrefaçon...l'indemnisation pour frais de conseil est insuffisante : le breveté a du mal à admettre de ne pas être indemnisé au moins pour ses frais de conseil... ». F. WAGRET préconise de mettre à la charge de la partie déboutée les honoraires de débours de conseils effectivement avancés par la partie adverse. o Le Professeur Georges BONET, président de l'IRPI déclare dans son audition du 23 mars 2001 par le sénateur Grignon : « la contrefaçon n'est pas assez sanctionnée. La question se pose de savoir s'il ne faudrait pas condamner le contrefacteur au paiement de dommages- intérêts équivalents à ce que la contrefaçon lui a rapporté. Le système américain est bien plus dissuasif que le système français reposant sur l'article 1382.. » o Le rapport sur la propriété industrielle de 2001 de la Commission des Affaires économiques du Sénat préconise de façon très explicite : a) le remboursement au breveté contrefait du montant des bénéfices indus réalisés par le contrefacteur, en observant que ce principe était admis par la jurisprudence française jusqu'à l'arrêt CARPANO c/ MAUBORGNE du 22 février 1963 de la cour d'appel de Paris. La Commission propose donc de modifier l'article L 615-1 CPI pour l'aligner sur le régime du droit d'auteur (article L 335-6 CPI) en prévoyant la possibilité de confisquer en partie ou en totalité les bénéfices illicites du contrefacteur au profit du breveté contrefait. b) le remboursement intégral des frais de procès non compris dans les dépens (frais d'avocats, de conseils, d'expertise) au titre de l'article 700 NCPC. o Le plan d'action du CNAC (Comité National Anti Contrefaçon) pour 2003/ 2004 propose de « renforcer la répression en rendant le délit plus dissuasif... » (sic) ; il faut certainement lire plutôt « en rendant la sanction de celui- ci plus dissuasive... »). Il propose de «renforcer la législation civile : a) changer les méthodes d'évaluation du préjudice dans l'allocation des dommages- intérêts, par exemple par la prise en compte des profits réalisés par le contrefacteur. b) poursuivre la réflexion sur la possibilité de prévoir des dommages- intérêts de type « punitif ». Le CNAC propose également de spécialiser certains pôles de juridictions civiles sur les questions de propriété intellectuelle et de renforcer les moyens des juridictions... » - donc le budget de la propriété intellectuelle du ministère de la Justice, qui actuellement est de 0,25% du budget du Ministère, lui-même l'un des plus faibles de l'Etat. o Depuis 2001 la CNCPI (Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle) a lancé une campagne médiatique visant à obtenir une réforme en profondeur du système judiciaire français. Cette campagne reprend en substance l'idée de base et les propositions que nous avons exposées à partir de 1993 dans de nombreuses études publiées (une liste non exhaustive en est donnée ci- après). Ainsi aux 4èmes Rencontres Internationales de Propriété Intellectuelle des 6 et 7 octobre 2003 organisées à Paris- La Défense par la CNCPI, François d'AUBERT président du CNAC déclarait : « ...Les juges doivent être motivés sur ce sujet : pour cela il faut les former car ils ont une certaine tendance à l'indulgence en se disant que les contrefaçons ne touchent que les entreprises et ne tuent personne ! (...) Pour les sanctions je pense que la bonne formule est celle des dommages- intérêts punitifs, même s'il y a quelques réticences culturelles chez les magistrats et quelques avocats : c'est extrêmement efficace aux Etats- Unis (...) Actuellement les dommages accordés sont très faibles et nous devons pouvoir protéger les gens de bonne foi... » (NDLR : en écho Alain GALLOCHAT, conseiller au ministère de la recherche, répondait à ce même Colloque d'octobre 2003 : « dans le domaine du médicament la contrefaçon est le fait de criminels car il peut y avoir mort d'homme ». C'est exact et il en est de même pour la contrefaçon de prothèses chirurgicales, de pièces automobiles et aéronautiques, ces dernières pouvant être la cause de catastrophes aériennes inexpliquées. o Thierry SUEUR, président du COMIPI du MEDEF, directeur propriété industrielle de l'AIR LIQUIDE, est on ne peut plus explicite en dressant de façon véhémente un bilan affligeant mais lucide du système d'indemnisation français de la contrefaçon de brevet à la Convention démocrate « La lutte contre la contrefaçon » du 27 janvier 2004 : « ...En France une chose doit être claire pour tout le monde, la contrefaçon de brevet rapporte. Je vous le dis ici c'est une excellente affaire ! Contrefaites, vous gagnerez de l'argent, tout le monde vous le dira !...La contrefaçon rapporte ! Pourquoi ? Nous avons un principe juridique en France qui fait que nous pouvons demander la compensation de dommages et intérêts pour le préjudice que nous avons subi, mais pas plus. Moralité : si le contrefacteur a gagné dix fois le montant qu'il vous ainsi infligé comme perte, il vous en remboursera un et en gardera neuf dans sa poche. Continuons comme cela, il est plus important que le principe de la réparation du préjudice, tout le préjudice et rien que le préjudice - comme le rappellent les magistrats - demeure. Encourageons la contrefaçon mais arrêtons de dire que nous voulons la réprimer en France. Cela fait 5, 10, 15 ans que je me bats sur ce sujet, que nous avons communiqué à la Chancellerie, rien ne bouge. Je ne suis pas sûr que quelque chose bougera. Je ne parle pas des lenteurs de la justice ! » L'arrêt MINCO c/ MC France du 13 juin 2003 de la cour d'appel de Paris (PIBD 775, III-563, voir nos commentaires in RDPI, n°159 mai 2004 pp 19-21) est un exemple typique montrant comment la contrefaçon peut rester rentable après condamnation : le gain manqué par le breveté n'est calculé que sur 30% de la masse contrefaisante, et sur les 70% restants les juges du fond ne retiennent qu'une modeste redevance indemnitaire laissant au contrefacteur l'essentiel de sa marge bénéficiaire estimée à 26,5% (l'expert l'avait estimée à 35%). Dans d'autres litiges où la contrefaçon porte sur de très grandes quantités de produits courants ou sur des produits de haute technologie à très haute valeur ajoutée et forte marge bénéficiaire et s'est étendue sur une longue période, le montant des dommages- intérêts exigibles devient tellement élevé au fil des années de la procédure que leur paiement est utopique. Le breveté contrefait est alors conduit à transiger avec le contrefacteur et en définitive à se contenter comme indemnité d'une faible fraction du montant réel du préjudice subi. Là encore la contrefaçon se révèle donc extrêmement rentable. L'auteur de la présente étude communique sur ce sujet depuis janvier 1993 : cf. -La Semaine Juridique JCP 14/01/1993 et Gazette du Palais 18/08/1993, JP Martin « Le brevet d'invention, arme stratégique anti- contrefaçon » -Gazette du Palais 15/12/1995 « Le GATT et les sanctions financières de la contrefaçon de brevet d'invention » p.6 - RDPI n° 95 janvier 1999 « Brevet d'invention : une nouvelle politique de l'innovation » pp 9-27 - Petites Affiches 30/09/1999 « Contentieux des brevets d'invention : la nécessaire réforme du système judiciaire » p.12- - RDPI n° 103 septembre 1999 « Brevets d'invention : un New Deal pour l'innovation » pp 11-20. - Petites Affiches 12/04/2001 « Problèmes posés par l'application de la loi française sur la contrefaçon de brevet » p. 12 - RDPI n° 143 janvier 2003 « L'évaluation des dommages- intérêts de contrefaçon de brevet d'invention doit être réformée » pp 7-16. - RDPI n° 159 Mai 2004 « Les dommages- intérêts de contrefaçon de brevet d'invention et la Directive européenne du 9 mars 2004 » pp 11-28 L'auteur partage le constat de Thierry SUEUR : en 12 années aucune mesure législative n'a été prise, aucun progrès n'a été constaté dans la jurisprudence si ce n'est quelques taux de redevance indemnitaire atteignant ou dépassant 10% et les récentes décisions précitées indemnisant les frais de procès, parmi lesquelles l'arrêt de la cour de Rennes du 11 mars 2003 (voir nos commentaires sur celui- ci in RDPI n°159 mai 2004 p 23) a été cassé par l'arrêt de la Cour suprême du 9 juillet 2004. Ces maigres résultats ne peuvent étonner au vu de l'attachement des magistrats à la règle dogmatique de l'article 1382. Ainsi par exemple Mme Marie-Françoise MARAIS, présidente de section à la 4ème chambre de la Cour d'appel de Paris : lors de son audition par le sénateur Grignon le 3 mai 2001, Mme MARAIS en a réaffirmé le principe « Il faut réparer tout le préjudice, mais rien que lui ». Compte tenu des pesanteurs du passé et du poids des habitudes, il reste manifestement beaucoup à faire pour faire prendre conscience et convaincre les magistrats du bien- fondé d'abandonner cette règle inefficace - et non- conforme à la loi internationale (article 41 (1) ADPIC de 1994 et Directive européenne du 26 avril 2004) et d'adopter une méthode de calcul nettement plus énergique pour les dommages- intérêts. En effet comme cela a été démontré pour l'interdiction provisoire en référé, aucune réforme législative ne peut être mise en [oe]uvre avec succès si l'on n'a pu au préalable obtenir une réelle adhésion à cette réforme de la magistrature, qui a la mission de l'appliquer. 9) La loi doit définir des règles d'indemnisation de la contrefaçon de brevet Si l'on veut réellement que quelque chose change dans le système d'indemnisation de la contrefaçon de brevet, la loi doit édicter de nouvelles règles se substituant à la simple indemnisation du préjudice selon l'article 1382, aujourd'hui dépassée par son inefficacité. Afin d'apporter des éléments de réflexion au renforcement du système d'indemnisation de la contrefaçon en France, nous avons exposé le système américain d'indemnisation de la contrefaçon de brevet à la lumière des derniers développements jurisprudentiels aux USA (RDPI n° 162 août 2004 «Jean-Paul Martin « L'évaluation des dommages- intérêts pour contrefaçon de brevet aux USA » pp 7-32). Dans la même perspective il semble également utile d'examiner ci- après les modalités d'évaluation des dommages- intérêts en Allemagne, principal pays de référence en matière de brevets dans l'Union européenne. SECTION II 1) Délais de jugement Seul un petit nombre de juridictions, qui ont acquis une compétence particulière dans ce domaine, sont compétentes en matière de brevets. Parmi ces juridictions les plus éminentes sont les tribunaux de Düsseldorf, Mannheim, Munich et Francfort. La validité du brevet invoqué n'est pas de la compétence du tribunal civil (Landgericht) saisi de l'action en contrefaçon, mais du Tribunal Fédéral des Brevets (Bundespatentgericht). La validité du brevet ne peut donc être contestée que par une action parallèle du défendeur devant le Tribunal Fédéral des Brevets s'il s'agit d'un brevet allemand ou de la partie allemande d'un brevet européen délivré. S'il s'agit d'un brevet européen dont le délai d'opposition n'a pas expiré, le défendeur en contrefaçon peut bien sûr demander sa révocation devant la Division d'opposition. Mais le tribunal ne sursoit à statuer que dans un faible nombre de cas, ceux où l'examen du dossier de l'action en annulation ou en révocation montre que la probabilité d'annulation ou de révocation est très élevée. Une possibilité d'annulation ou de révocation ne suffit pas pour provoquer une décision de sursis à statuer. D'autre part, contrairement à la procédure civile française, la procédure civile allemande impose le respect de délais prédéterminés : - un seul échange de conclusions entre les parties est autorisé - le délai de réponse aux conclusions adverses est de 2 mois et n'est prolongeable qu'une seule fois de 1 mois. - Le tribunal n'est pas tenu de prendre en considération des conclusions déposées hors délai ; Ces délais peuvent être allongés de 6 à 12 mois en cas de recours à un expert. Dans ces conditions, au tribunal de Düsseldorf qui traite 55% des cas pour toute l'Allemagne, le délai de jugement en première instance (sans expertise) est d'environ 9 mois, au maximum de 12 mois. En appel devant l'Oberlandgericht le délai est d'environ 12 mois (cf. Petites Affiches 30 sept. 1999, J.Paul Martin pp 15-16). Ces délais sont confirmés par une étude parue en 2004 de Peter Meier- Beck, juge de la Cour Suprême Fédérale (Bundesgerichthof) (IIC International Review of Intellectual Property and Competition Law, vol 35, 2/2004, pp 113-121). Il peuvent être comparés avec ceux bien plus longs constatés en France, qui ont fait l'objet d'une étude statistique de l'auteur (wipla.com 18 novembre 2004 « Les délais réels des procédures au fond pour contrefaçon de brevet d'invention » Jean-Paul Martin). La décision de première instance est habituellement assortie d'une exécution provisoire, à laquelle un appel ne peut faire obstacle. Le système judiciaire allemand brièvement rappelé ci- dessus suggère clairement les réformes qui devraient être introduites en France pour retrouver des délais raisonnables de jugements au fond. La loi française en matière de propriété intellectuelle s'est déjà largement inspirée de la loi allemande de 1957 sur les inventions de salariés (article L 611-7 CPI et textes instituant en 1978 la Commission Nationale des Inventions de Salariés). 2) Le mode de détermination des dommages- intérêts pour contrefaçon de brevet en Allemagne Les modes d'évaluation possibles des dommages- intérêts pour contrefaçon de brevet sont exposés en détail dans l'étude précitée de Peter MEIER- BECK. La loi et la jurisprudence allemandes ne prévoient pas de dommages « punitifs ». Mais il n'existe pas non plus de règle de droit établissant a priori un plafond au montant des dommages- intérêts, telle que l'article 1382 du code civil français. Trois possibilités se présentent, au choix du breveté, après expertise visant à déterminer les bénéfices illicites du contrefacteur. a) Détermination du gain manqué par le breveté contrefait b) Fixation d'une redevance de licence « indemnitaire » c) Versement au breveté des bénéfices illicites du contrefacteur La solution a) trouve son fondement dans l'article 252 du code civil allemand. La solution b) est issue, non de la loi mais d'un arrêt du début du 20ème siècle rendu par la Cour Suprême (Reichsgericht) du Reich allemand. La solution c) trouve son fondement dans des arrêts de la Cour Suprême du Reich allemand de 1874 et 1890, confirmés par des décisions récentes (supra P. Meier- Beck). Ce système offrant le choix entre les trois modes d'indemnisation ci- dessus, présente une certaine similitude avec celui énoncé au paragraphe 1 de l'article 13 de la Directive européenne du 26 avril 2004 visant au respect des droits de propriété intellectuelle. En effet l'article 13 offre une alternative (« OU » entre ses alinéas a) et b)) entre, d'une part une indemnisation prenant en considération le manque à gagner de la victime de la contrefaçon et les bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur - appelé « contrevenant » dans l'article 13 - et d'autre part une redevance indemnitaire au moins égale à une redevance contractuelle. Le « OU » entre les alinéas a) et b) ne figurait pas dans le texte de la Directive adoptée le 9 mars 2004 et a été introduit sans doute par le Conseil de l'Union européenne entre cette date et sa publication le 26 avril 2004.. Cette adjonction de l'alternative entre a) et b) est révélatrice de l'influence du droit allemand sur la rédaction de la Directive (cf à ce sujet RDPI n°159 « Les dommages- intérêts de contrefaçon de brevet d'invention et la Directive européenne du 9 mars 2004 » page 24, et « Propriété industrielle » n° 10, octobre 2004 « La Directive européenne du 29 avril 2004 » par J.Paul Martin page 9). La méthode d'indemnisation de la contrefaçon la plus fréquemment utilisée en Allemagne est la fixation d'une redevance de licence, car elle est la plus simple. En effet l'évaluation du gain manqué par la victime de la contrefaçon est complexe, car elle fait intervenir des paramètres nombreux et d'appréciation délicate. De son côté la détermination des profits indus réalisés par le contrefacteur est longue et soulève des difficultés pratiques. En effet la loi allemande n'autorise pas l'examen de la comptabilité du contrefacteur par un expert pour déterminer l'étendue de la contrefaçon et donc le montant des profits indus réalisés par le contrefacteur. De ce fait la sincérité des éléments comptables fournis par les contrefacteurs ne peut être vérifiée. Habituellement ces éléments ne font état que de profits insignifiants ou même inexistants, grâce à des déductions plus ou moins abusives de frais réels ou prétendus, mais dont (d'après l'étude précitée de Peter MEIER- BECK) la contestation ne semble pas aisée en raison des problèmes d'accès à la comptabilité du contrefacteur. C'est la raison pour laquelle cette solution a été peu fréquemment mise en [oe]uvre, du moins jusqu'en 2002. En effet Peter. MEIER- BECK (supra) signale qu'un arrêt rendu en 2002 par la Cour suprême fédérale allemande en matière de dessins et modèles et de droits d'auteur (articles de joaillerie) a décidé que seuls les frais variables, c'est-à-dire principalement les frais commerciaux, peuvent être déduits du montant des ventes du contrefacteur pour évaluer son profit illicite, donc sa marge nette. Les frais fixes (frais généraux) ne sont pas déductibles. Dans cette espèce selon le contrefacteur le profit net ne s'élevait qu'à 6000 ¤ pour des ventes d'un montant de 135 000 ¤. L'étude des éléments comptables fournis permit de constater que non seulement le contrefacteur avait déduit 74 000 ¤ de frais de fabrication, mais aussi 55 000 ¤ de frais généraux fixes. Or ces frais fixes auraient été supportés par le contrefacteur en l'absence de toute contrefaçon, de sorte que leur déduction était injustifiée. Finalement le profit illicite reconnu et attribué à la victime de la contrefaçon fut donc de 61 000 ¤ soit 40% du montant des ventes. En raison de la similitude avec les brevets, les tribunaux allemands appliquent depuis 2002 la même règle pour la contrefaçon de brevet, ce qui augmente de façon substantielle le montant des profits illicites attribués aux brevetés contrefaits. CONCLUSION 1. En Allemagne la victime de la contrefaçon a le choix, après expertise, entre celui qui lui semble le plus avantageux de trois modes d'indemnisation : - le gain manqué - une redevance licence indemnitaire - les bénéfices illicites du contrefacteur Le breveté contrefait ne se heurte a priori à aucune règle de droit limitant ses dommages- intérêts à un montant pré-établi, telle qu'en France l'article 1382 du code civil. Cette liberté est de nature à rendre la sanction plus efficace qu'en France dans la mesure où elle peut permettre de priver le contrefacteur de tout profit résiduel appréciable après condamnation. Cette conclusion est renforcée par la possibilité dont bénéficie en Allemagne le breveté contrefait de se voir attribuer en totalité les profits illicites du contrefacteur, si l'expertise révèle qu'ils sont supérieurs au gain manqué par le breveté du fait de la contrefaçon ou au produit d'une redevance de licence. Or ce cas est relativement fréquent, en particulier lorsque le brevet contrefait n'est pas ou faiblement exploité par rapport à l'exploitation contrefaisante qui inonde le marché bien au- delà des capacités théoriques de fabrication et de vente du titulaire du droit (voir supra l'intervention à ce sujet de Thierry SUEUR). 2. En France le breveté victime de contrefaçon n'a pas la faculté de choisir entre plusieurs modes d'indemnisation. Selon le régime actuellement en vigueur, ce sont les juges du fond qui décident de l'évaluation des dommages- intérêts sur la base de l'article 1382, c'est-à-dire de la réparation du seul préjudice subi. a) si le brevet n'est pas exploité, le préjudice subi est la redevance contractuelle que le contrefacteur aurait (théoriquement) pu payer au breveté dans le cadre d'un hypothétique accord de licence antérieur au début de la période de contrefaçon, légèrement augmentée pour tenir compte du contentieux entre eux. b) Si le brevet est exploité, le préjudice subi est le gain manqué par le breveté sur la partie (ou la totalité) de la masse contrefaisante dont il est reconnu qu'il aurait pu en l'absence de la contrefaçon la fabriquer et la vendre, augmentée pour le surplus de la masse contrefaisante d'une redevance de licence indemnitaire. 3. Nouvelles règles pour l'évaluation des dommages- intérêts de contrefaçon de brevet Jusqu'à présent la loi française ne comporte aucune règle précise pour déterminer le montant des dommages- intérêts pour contrefaçon de brevet. Elle énonce seulement le principe de la responsabilité civile (article L 615-1 du code de la propriété intellectuelle), celle- ci étant elle- même régie par l'article 1382 du code civil. 3.1) Les articles 13 et 14 de la Directive européenne Les articles 13 et 14 de la Directive du 26 avril 2004 énoncent de nouvelles règles d'indemnisation des dommages subis par les victimes de contrefaçons - aussi bien les brevetés que les titulaires d'autres droits de propriété intellectuelle - : a) soit le gain manqué par la victime de la contrefaçon en tenant compte des bénéfices illicites du contrefacteur, b) soit une redevance indemnitaire au minimum égale à une redevance contractuelle, c) l'article 14 disposant que la victime de la contrefaçon doit être indemnisée de ses frais réels de procès - non compris dans les dépens - Les victimes de la contrefaçon n'auront pas le choix entre ces modes d'indemnisation dès lors que l'article 13 réserve ce choix aux autorités judiciaires. Dans leur principe ces règles de base sont conformes à l'article 45 des accords ADPIC visant les dommages- intérêts de contrefaçon, ce qui n'est pas le cas de la règle ancienne de l'article 1382 « tout le préjudice rien que le préjudice » ainsi que nous l'avons déjà amplement exposé (cf. par exemple J. Paul Martin in RDPI n° 159 mai 2004, « EPI- Informations » octobre 2004 ; « Propriété industrielle » n°10 d'octobre 2004). Un projet de loi de transposition en France de ces règles d'indemnisation est en préparation depuis juin 2004. A la date où ces lignes sont écrites (5 décembre 2004) la teneur de ce projet de loi n'est pas connue. Pour qu'une réforme en profondeur du régime d'indemnisation de la contrefaçon de brevet soit possible et effective, la loi de transposition doit énoncer clairement les nouvelles règles dissuasives (ou supposées telles) visant à la mettre en conformité avec la Directive européenne du 26 avril 2004 et avec les articles 41 (1) et 45 ADPIC. Les nouvelles règles légales d'évaluation des dommages- intérêts ne devraient laisser qu'une marge d'appréciation minimale aux tribunaux, de façon qu'il ne soit pas possible de perpétuer de facto le régime ancien basé sur l'article 1382 en dépit des nouvelles dispositions. De plus afin d'éviter la répétition de l'échec de la procédure d'interdiction provisoire en référé introduite en 1984, il est indispensable faire preuve de pédagogie et donc de déployer tous les efforts possibles pour parvenir à convaincre les magistrats y compris ceux de la Cour de cassation et leur faire reconnaître le bien- fondé, la nécessité et l'urgence de réprimer beaucoup plus sévèrement la contrefaçon, en particulier de brevet. Cette démarche se traduirait notamment par une sensibilisation accrue des magistrats aux réalités économiques et financières de la concurrence internationale et aux ravages grandissants causés par la contrefaçon aux plans de l'emploi, des rentrées fiscales et de la sécurité des consommateurs. L'exposé des motifs du projet de Directive européenne du 30 janvier 2003 est particulièrement explicite sur ces derniers points. Si ces objectifs ne peuvent être atteints, la nouvelle loi restera sans effet tout comme la réforme législative de 1984 instituant l'interdiction provisoire est restée pratiquement lettre morte, faute de la nécessaire adhésion des magistrats chargés de l'appliquer. Les conséquences d'un nouvel échec éventuel pourraient alors être dramatiques. 3.2) Nouvel article L 615-1 dans la loi de transposition de la Directive Dans la nouvelle loi de transposition l'article L 615- 1 CPI pourrait être complété comme suit : « Le tribunal prend en considération tous les aspects économiques appropriés des dommages subis par la victime de la contrefaçon, notamment le manque à gagner et les profits illicites réalisés par le contrefacteur, lesquels peuvent être confisqués en partie ou en totalité et être attribués à la victime de la contrefaçon dans les cas appropriés en sus de son manque à gagner ou à la place de ce dernier, ainsi le cas échéant que des éléments autres qu'économiques comme le préjudice moral. Dans les cas appropriés notamment lorsque le brevet contrefait n'est pas ou peu exploité par le breveté, le tribunal peut également décider de fixer les dommages- intérêts à la redevance qui aurait été due si le contrefacteur avait demandé et obtenu l'autorisation d'exploiter le brevet contrefait mais à un taux supérieur à celui qui aurait été consenti par le breveté ». La rédaction de l'article 13 de la Directive laisse un point important dans l'ombre : si les autorités judiciaires tiennent compte des profits illicites du contrefacteur, ceux-ci doivent- il s'ajouter ou se substituer au manque à gagner (bénéfice manqué) du breveté ? Deux cas sont à distinguer : a) les profits illicites sont inférieurs au gain manqué : les juges du fond - et l'expert - devraient retenir comme dommages- intérêts le gain manqué et y ajouter en partie ou en totalité selon le cas les profits illicites du contrefacteur. b) les profits illicites sont supérieurs au gain manqué : ils devraient alors être retenus comme dommages- intérêts et se substituer au gain manqué, au moins pour la plus grande partie en sorte que la partie résiduelle éventuelle des profits illicites ne représente plus un bénéfice significatif pour le contrefacteur. Cette rédaction alignerait, de façon cohérente, le régime d'indemnisation de la contrefaçon de brevet sur celui de la contrefaçon de droit d'auteur tel qu'il est défini par l'article L 335-6 du code de la propriété intellectuelle et souhaité par de nombreux commentateurs. Il rapprocherait de plus le nouveau régime d'indemnisation de celui en vigueur en Allemagne, en permettant au juge de prononcer la confiscation de la totalité des bénéfices illicites du contrefacteur au profit de la victime de la contrefaçon. Cette rédaction permettrait aussi de rendre les sanctions punitives sans que ce caractère punitif soit exprimé explicitement. (des dommages « punitifs » ne sont du reste pas exigés par les articles 41 (1) et 45 ADPIC). Dans ce cadre les taux de redevance indemnitaire pourraient se rapprocher voire atteindre les marges bénéficiaires nettes réalisées par les contrefacteurs, comme cela est pratiqué avec succès aux Etats- Unis d'Amérique, ce qui enlèverait toute rentabilité à la contrefaçon et serait donc de nature à dissuader les contrefacteurs. A titre complémentaire rien ne s'opposerait à l'extension de ce nouveau régime d'indemnisation de la contrefaçon de brevet aux autres droits de propriété intellectuelle (modèles, marques) dans le cadre de la loi de transposition, en amendant les articles correspondants du code de la propriété intellectuelle. Le 5 décembre 2004 Jean-Paul MARTIN | |
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L'évaluation des dommages- intérêts de contrefaçon de brevet par la jurisprudence aux USA
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L'évaluation des dommages et Intérêts pour contrefaçon de brevet d'invention aux USA, par Jean-Paul Martin, European Patent Attorney, Docteur en DroitLa justice américaine est réputée pour sa sévérité et pour l'efficacité de ses sanctions contre les contrefacteurs. A l'heure où vient d'être adoptée une Directive européenne visant à renforcer la lutte anti-contrefaçon des droits de propriété intellectuelle en Europe, il n'est pas sans intérêt d'examiner l'arsenal américain de répression de la contrefaçon de brevet, la plus difficile à établir et à sanctionner, afin d'en tirer des enseignements utiles pour le renforcement de la répression de la contrefaçon en France et en Europe. Introduction La justice américaine a une réputation de sévérité et d'efficacité dissuasive dans la répression de la contrefaçon en général, et celle des brevets d'invention en particulier. Cette réputation s'explique par le montant extrêmement élevé et parfois colossal des dommages-intérêts auxquels sont condamnés les contrefacteurs, sans commune mesure avec les modestes montants fixés par les tribunaux français pour des actes similaires. L'Europe vient d'adopter une Directive visant à renforcer la lutte anti-contrefaçon en Europe, la Directive « visant au respect des droits de propriété intellectuelle », publiée au JO de l'Union européenne le 30 avril 2004. Corrélativement les pouvoirs publics français préparent une loi de transposition en France de cette Directive, qui a pour finalité d'accroître la sévérité des sanctions de la contrefaçon des droits de propriété intellectuelle, en particulier les dommages-intérêts (loi qui doit entrer en vigueur en 2006). Un examen approfondi des modes d'évaluation des dommages - intérêts de la contrefaçon de brevet aux USA présente un intérêt particulier en ce sens qu'il peut permettre de mieux comprendre les mécanismes du système américain, les raisons véritables de son caractère dissuasif auprès des contrefacteurs et, partant, d'en tirer éventuellement des enseignements utiles afin d'améliorer l'efficacité répressive du système légal et jurisprudentiel français. C'est l'objectif de la présente étude. En effet, la nécessité d'un alourdissement considérable des sanctions civiles et spécialement des dommages-intérêts, est maintenant semble-t-il admise comme condition sine qua non d'une amélioration réelle de l'efficacité de la répression de la contrefaçon en France - et en Europe. Les actions pénales pour contrefaçon de brevet sont certes une éventualité envisageable dans certains cas à titre complémentaire des actions civiles en réparation, mais non semble-t-il d'une façon générale comme substituts aux actions civiles, ainsi que nous l'avons exposé (cf. J. Paul Martin, www.wipla.com 18 août 2004 « L'action pénale en contrefaçon de brevet d'invention : mythe ou réalité ? »). Dans une Section I nous examinerons les bases légales de l'indemnisation de la contrefaçon de brevet dans la loi américaine ainsi que les règles générales de l'évaluation des dommages-intérêts, puis dans une Section II les critères de détermination poste par poste des dommages-intérêts d'après la jurisprudence et la doctrine américaines, ainsi qu'un modèle mathématique récemment proposé par la doctrine pour déterminer les gains manqués le plus rationnellement possible. Enfin dans une Section III nous tenterons d'en tirer des conclusions visant à évaluer sur quels points le système américain pourrait être mis à profit en France. SECTION I 1) Le 35 US Code , III, 29 Section 284 énonce : « Upon finding the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement, but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court. When the damages are formed by the jury, the court shall assess them. In either event, the court may increase the damages up to three times the amount formed or assessed.» La loi prévoit donc un plancher minimal d'indemnisation constitué par une redevance « raisonnable », qui peut être doublé ou même triplé (« trebled damages ») par le tribunal si celui - ci l'estime justifié, c'est-à-dire en cas de contrefaçon commise délibérément, avec une mauvaise foi manifeste, en cas de man[oe]uvres malhonnêtes etc.... Ce plancher légal minimum n'existe pas selon le droit français, ainsi qu'il a été relevé (cf. Stanislas Roux- Vaillard, Propriété Industrielle, janvier 2004 « Réparation et punition sanction de la contrefaçon de brevet aux Etats- Unis et en France », pp 8-12). La Section 286 du même 35 USC, III, 29 définit un délai de prescription de six années avant la date de l'assignation du présumé contrefacteur. La Section 285 prévoit que « The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party ». 2) Formule générale d'évaluation des dommages-intérêts Les dommages-intérêts se décomposent en différents postes selon la relation générale ci- dessous : D.I. = Redevance raisonnable (reasonable royalty) + Gain manqué (lost profits) + Erosion des prix du breveté (price erosion) + Intérêts + Dommages augmentés (increased damages) + Honoraires d'avocats (Attorney' s fees) Une étude de Ronald B. COOLLEY (JPTOS, Juillet 1993, pp 515- 537 « Overview and Statistical Study of the Law on Patent Damages » portant sur 152 décisions de jurisprudence fait état de dommages-intérêts compris entre 100 000 $ et 10 millions $ pour la plupart des décisions (102 sur 152), et de 1 million $ à 10 millions $ pour 55 cas. Par ailleurs si l'on excepte les deux litiges les plus importants, POLAROID v. Eastman Kodak et SMITH INTERNATIONAL, Inc. V. Hughes Tool Co. qui ont donné lieu respectivement des dommages-intérêts de sensiblement 900 millions $ et 205 millions $, le total des D.I. de l'ensemble des 150 autres litiges a été de 654 millions $ se répartissant comme suit : - Redevance raisonnable : 23% Les postes les plus importants sont donc le « gain manqué » (lost profits), la « redevance raisonnable » et les « dommages accrus » (increased damages) pour sanctionner le comportement fautif délibéré des contrefacteurs. Il s'y ajoute depuis peu de temps une notion supplémentaire, celle « d'élasticité des prix » du breveté, corollaire de celle d'érosion des prix. Ce critère nouveau, a été semble-t-il développé à la suite d'une récente décision de la Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC). Il est explicité et notamment par les auteurs suivants : James F. Nieberding, JPTOS octobre 2003 pp 835- 847 « The Importance of Price Elasticity of Demand in Computing Total Lost Profits in Patent Infringement Cases » ; Dr. Roy J. Epstein, AIPLA, vol.31, 1, pp 1-46 Winter 2003 « Modeling Patent Damages : Rigorous and Defensible Calculations » ; Roy J.Epstein , AIPLA Quarterly Journal, vol. 31, 1, pp 1-46 Winter 2003 - le Dr. Epstein est consultant en économie, professeur au Boston College. Ce concept, inconnu en France, sera explicité dans l'étude qui suit. Les différents critères énumérés ci-dessus ne sont pas nécessairement cumulatifs. Leur mode d'évaluation va être examiné successivement à la lumière de certaines décisions de la jurisprudence américaine. SECTION II A) Détermination de la redevance raisonnable (reasonable royalty) 1) Les critères d'évaluation selon la jurisprudence La décision de base est le jugement Georgia- Pacific Corp. v. United States Plywood Corp. 166 USPQ BNA235 (1970), qui a défini 15 facteurs non limitatifs que l'expert devrait évaluer pour déterminer la redevance raisonnable : 1.1) les redevances perçues le cas échéant par le breveté pour une licence du brevet contrefait. 1.2) Les taux de redevances payées par le licencié (éventuel) pour l'utilisation d'autres brevets comparables au brevet litigieux. 1.3) Les termes et la portée de la licence, exclusive ou non exclusive, restreinte ou non restreinte territorialement ou auxquels le produit fabriqué peut être vendu. 1.4) La politique et le programme de marketing définis par le donneur de licence pour maintenir son monopole en ne licenciant pas d'autres pour utiliser l'invention ou en n'accordant des licences qu'à des conditions spéciales conçues pour préserver ce monopole. 1.5) La relation commerciale entre le donneur de licence et le licencié, telle que, soit ils sont concurrents sur le même territoire dans la même ligne d'affaires, soit ils sont inventeur et promoteur. 1.6) L'effet de la vente de la spécialité brevetée pour promouvoir les ventes d'autres produits du licencié ; la valeur de l'invention existant pour le donneur de licence comme génératrice de ventes de ses articles non brevetés ; et l'étendue de ces ventes induites ou dérivées. 1.7) La durée du brevet et le terme de la licence. 1.8) La profitabilité telle qu'elle est établie du produit fabriqué selon le brevet, son succès commercial, et sa faveur actuelle. 1.9) Le cas échéant, l'utilité et les avantages de la propriété du brevet sur les anciens modes ou dispositifs qui ont été exploités pour obtenir des résultats similaires. 1.10) La nature de l'invention brevetée, le caractère de sa forme de réalisation commerciale telle qu'elle est possédée et produite par le donneur de licence, et les bénéfices pour ceux qui ont utilisé l'invention. 1.11) L'étendue de l'utilisation de l'invention par le contrefacteur et tout élément probatoire de la valeur de cette utilisation. 1.12) La partie du profit du prix de vente qui peut être habituelle dans le secteur particulier ou dans des secteurs comparables pour permettre l'utilisation de l'invention ou d'inventions analogues. 1.13) La partie du profit réalisable qui devrait être créditée pour l'invention en la distinguant d'éléments non brevetés, le procédé de fabrication, les risques de l'affaire, ou les caractéristiques ou améliorations importantes ajoutées par le contrefacteur. 1.14) Les opinions par témoignages d'experts qualifiés. 1.15) Le montant qu'un donneur de licence (tel que le breveté) et un licencié (tel que le contrefacteur) auraient convenu (au moment du début de la contrefaçon) si tous les deux avaient raisonnablement et volontairement tenté de trouver un accord ; c'est-à-dire le montant qu'un licencié prudent qui désirait, comme proposition d'affaire, obtenir une licence pour fabriquer et vendre un article particulier incorporant l'invention brevetée - aurait voulu payer comme redevance tout en pouvant cependant réaliser un profit raisonnable, lequel montant aurait été acceptable par un breveté prudent voulant accorder une licence. Comme on le voit ces critères sont nettement plus nombreux que ceux habituellement examinés par la jurisprudence française. Ceux- ci se réduisent à 1.1, 1.3 et 1.15, parfois 1.2 et 1.6 ainsi que deux autres, non compris dans les 15 énumérés ci-dessus : les juges français recherchent les taux de redevances de licences habituels dans le secteur industriel considéré (par exemple pour des machines agricoles déterminées, des prothèses chirurgicales..), ainsi que le degré de concurrence pour les produits du même type que le produit breveté (un nombre de concurrents élevé est un facteur réduisant le taux de la redevance). 2) Prise en compte des profits du contrefacteur ou du breveté D'après une enquête de Ronald B. COOLLEY (JPTOS, juillet 1993,pp. 515-537) pour la période 1982-1992 la majeure partie des redevances « raisonnables » accordées par les tribunaux américains s'est située entre 6 et 20% ; dans 5 cas sur 64 elles dépassaient 20%. Les tribunaux peuvent prendre en considération la marge bénéficiaire du breveté ou celle du contrefacteur pour établir un taux de redevance raisonnable, le second cas ayant été plus particulièrement retenu par la CAFC (Fromson v. Western Litho Plate & Suppl Co, CAFC 1988, cité par Coolley , supra p. 524). Ainsi les redevances sont fixées sur la base des profits de l'une des parties dans environ un tiers des cas, et dans 20% des cas d'après des accords de licences existants. Pour des raisons de confidentialité, le nombre de taux de redevances de licences connus ainsi que les termes de contrats de licence publiquement accessibles sont faibles, ce qui rend difficile la recherche de ce type d'informations. Il existe vraisemblablement très peu de cas dans lesquels des taux de redevances sont publiquement accessibles pour un produit similaire à celui faisant l'objet de l'hypothétique négociation rétroactive, à la même date approximative et dans des termes similaires pour un licencié et un donneur de licence similaires à ceux du litige. 3) Règle des 25% Les parties peuvent garder par devers elles des données pertinentes mais qu'elles jugent peu conformes à leur intérêt de verser aux débats (licences à faible taux de redevance pour le breveté, à taux élevé pour le contrefacteur). En raison de ces difficultés certaines décisions ont alloué des taux quelque peu arbitraires de 25% ou de 5% au breveté contrefait, basés sur les résultats d'exploitation du contrefacteur. Ainsi la « règle des 25% » est une redevance égale à 25% de la marge brute hors taxes du contrefacteur (pretax gross profit) pendant la période de contrefaçon. Si le contrefacteur a réalisé une marge brute de 20%, les taux de 25% et 5% produisent le même résultat. L'inconvénient de ce mode de fixation est que lorsque les résultats divergent du fait que la marge du contrefacteur est différente de 20%, il ne fournit aucune base logique pour opérer un choix (Roy J. Epstein, « Modeling Patent Damages : Rigorous and Defensible Calculations » 2003 op. cité p. 6). 4) Détermination de la redevance par modèle mathématique C'est pourquoi des économistes américains ont proposé des modèles mathématiques, basés sur une analyse économique, s'efforçant de définir des modes de calcul plus rationnels en fonction des données disponibles. Epstein a ainsi proposé un modèle économétrique basé sur les règles des finances d'entreprise (Roy J. Epstein op. cité p. 17 ; Roy J. Epstein et Alan J. Marcus, « Economic Analysis of the Reasonable Royalty : Simplification and Extension of the Georgia-Pacific Factors », 85 JPTOS (Juillet 2003). Il sortirait du cadre de la présente étude d'exposer en détail ce modèle de calcul. Nous indiquerons seulement que ce modèle, baptisé FIRRM (Financial Indicative Running Royalty Model), est basé sur deux idées- clés : - les profits de l'activité contrefaisante doivent être comparés aux profits de l'activité en variante la plus proche et la meilleure du contrefacteur à l'époque de la négociation hypothétique avec le breveté ; - le contrefacteur doit pouvoir escompter bénéficier d'un retour sur investissement minimal, défini en finances d'entreprise comme « coût du capital », sans lequel l'investissement ne serait pas entrepris. Par exemple si l'activité contrefaisante génère un profit de 10 millions $ et si l'activité non contrefaisante la plus proche génère un profit de 9 millions $, le contrefacteur ne voudra pas payer une redevance de plus de 1 million $ au maximum. Ce modèle a été appliqué à la décision SMITHKLINE Diagnostics, Inc. V. Helena Laboratories Corp. d'une cour de district (1989, USPQ 2D (BNA) 1375 citée par Roy Epstein p. 17) qui a accordé au breveté contrefait une redevance de 25%. Le contrefacteur proposait...3%, le breveté...48%. A partir des données accessibles dans la décision rendue, le modèle FIRRM a déterminé une redevance raisonnable comprise entre 23,7% et 36,5%, restreignant la fourchette des redevances plausibles par rapport à celle du breveté et du contrefacteur. 5) Augmentation des redevances depuis 1982 Les taux des redevances raisonnables ont été notablement augmentés par la CAFC et d'autres tribunaux par rapport à la pratique antérieure à 1982, année de la création de la CAFC. Ainsi ce taux a été de 25% dans le jugement précité Smithkline de 1989. Jusqu'en 1982 les taux de redevances raisonnables fixés étaient souvent faibles (10/11% en moyenne dans l'étude précitée de Coolley) et de ce fait considérés comme un risque de « business » acceptable par les contrefacteurs potentiels - comme cela est toujours le cas en France. Ceci n'est plus vrai aux USA depuis l'accroissement délibéré des taux fixés par les tribunaux américains, destiné à les rendre dissuasifs en leur donnant une valeur d'avertissement pour contrefacteurs potentiels ou tentés de récidiver. En France les taux de redevances indemnitaires ont jusqu'à présent rarement dépassé 10% (cf. par ex. J.Paul Martin « Les dommages-intérêts de contrefaçon de brevet d'invention et la Directive européenne du 30 avril 2004 », RDPI n° 159 mai 2004, p. 21), taux faibles en comparaison avec les taux américains usuels depuis 1982. Il faut toutefois signaler une décision AIR LIQUIDE, CHEMOXAL et SEPPIC c/ Clinique de la Roseraie du Tribunal de grande instance de Paris du 7 mai 2001 (RDPI de juin 2001). Cette décision a accordé à Air Liquide une redevance indemnitaire de 15% - l'expert avait proposé 10% et le contrefacteur 5% ; ce taux est jusqu'à présent tout à fait exceptionnel en France. Egalement, un arrêt ASTRA PLASTIQUE c/ SISTEMA de la Cour d'appel de Lyon en date du 29 janvier 2004 (RDPI n° 157 mars 2004, pp. 20- 23) fait état d'une redevance indemnitaire qui ne saurait être inférieure à 15%, au motif notamment qu' ASTRA Plastique ne concède jamais de licence en- dehors de son propre groupe et a pour politique constante de fabriquer et vendre elle- même les produits nouveaux qu'elle a brevetés. Ces deux décisions semblent amorcer une évolution jurisprudentielle vers des taux plus élevés et plus réalistes compte tenu du contexte de la contrefaçon, ce dont on ne peut que se féliciter. Toutefois les faibles taux encore le plus fréquemment accordés laissent aux contrefacteurs l'essentiel de leurs bénéfices illicites voire frauduleux. De ce fait ils sont considérés comme un risque commercial acceptable par les contrefacteurs potentiels, nullement dissuadés ni intimidés par la perspective d'un procès avec le breveté contrefait et qui souvent recourent aux services des meilleurs avocats. B) Détermination du gain manqué (Lost profits) Le gain manqué par suite des ventes perdues du fait de la contrefaçon doit être prouvé par la victime de la contrefaçon, faute de quoi celle- ci ne pourra être indemnisée à ce titre, et n'aura droit qu'à la « redevance raisonnable » prévue comme minimum par la loi, éventuellement augmentée pour contrefaçon intentionnelle. Une indemnisation basée sur le gain illicite du contrefacteur n'est pas admise (Epstein, « Modeling Patent Damages... » op. cité p. 7). Cette position est apparemment en retrait par rapport à celle définie par l'article 13, paragr. 1, a) de la Directive européenne du 30 avril 2004, qui prévoit de prendre en considération ce gain illicite pour déterminer les dommages-intérêts. La détermination du gain manqué s'établit à partir de plusieurs critères : définition du marché pertinent et de quatre autres définis par le « test Panduit ». 1) Définition du marché pertinent ; importance de cette définition Cette définition établit quels produits et quelles entreprises sont en compétition avec le breveté. Elle doit permettre de vérifier si le breveté et le contrefacteur sont bien concurrents pour le produit en cause, ce qui constitue un préalable pour l'existence du gain manqué. En effet si le breveté et le contrefacteur ne sont pas effectivement concurrents, l'indemnisation appropriée consiste uniquement dans la redevance raisonnable. Ce sera le cas si le brevet n'est pas commercialement exploité par le breveté ou si le produit breveté est fabriqué et vendu pour des applications industrielles complètement différentes de celles visées par le contrefacteur, donc pour des secteurs industriels relevant d'entreprises non concurrentes (cas d'un brevet à applications multiples dans des domaines techniques différents relevant de clientèles différentes). Par exemple supposons un brevet contrefait, portant sur une instrumentation de prothèse vertébrale pour la correction de déformations de segments rachidiens telles que les scolioses. Le « marché pertinent » correspond à cette définition précise du produit. Il exclut donc toutes les instrumentations et prothèses rachidiennes qui n'ont pas pour fonction la correction des déformations de segments rachidiens du type scoliose, par ex. des prothèses cervicales, lombaires... Un contrefacteur aura alors intérêt à alléguer que c'est le marché mondial des instrumentations et prothèses rachidiennes en général qui devrait être pris en considération afin que la part de marché reconnue au breveté soit réduite, par exemple à 50% alors que sur les instrumentations ayant la fonction spécifique ci- dessus sa part peut être de 85%. Si pareille thèse est admise, les conséquences négatives sur l'évaluation du gain manqué sont aisées à prévoir. Cette définition est donc très importante pour la part de marché qui sera reconnue au breveté : dans l'hypothèse où c'est un marché « élargi » par rapport au produit breveté fonctionnel spécifique qui serait retenu, la part de marché (pourcentage) du breveté sera nécessairement plus faible que si l'on retient le marché uniquement du produit breveté avec ses spécificités fonctionnelles. Corrélativement la proportion des ventes contrefaisantes que le breveté peut prétendre avoir manquées du fait de la contrefaçon sera réduite. La décision de 1993 BIC Leisure v. WINDSURFING de la Cour d'appel du Circuit Fédéral (CAFC) (27 USPQ 2d (BNA) 1671, 1993) montre que ce type d'argumentation n'a rien d'évident devant les juridictions américaines : Le breveté vendait des planches à voile à hautes performances à 600 $, tandis que le contrefacteur vendait les siennes à 350 $. De telles différences de prix soulèvent la question de savoir si les produits respectifs sont des substituts acceptables ou non. Le breveté soutenait que le marché était unitaire et revendiquait un gain manqué correspondant la totalité des articles contrefaisants. Son point de vue ne fut pas retenu par la CAFC en raison de la présence sur le marché de nombreuses planches à voile non contrefaisantes et peu coûteuses, considérées comme des substituts acceptables sur le marché en l'absence des planches à voile contrefaisantes. Les « lost profits » furent donc refusés et les dommages-intérêts calculés sur la base uniquement d'une « redevance raisonnable ». 2) Le test « Panduit » Ce test a été défini en 1978 par une décision d'un tribunal du 6ème circuit (PANDUIT Corp. v. STAHLIN Bros Fibre Works, Inc., 19 USPQ (BNA) 726, 730) et est toujours largement appliqué. Selon ce test, considéré comme un indicateur pour établir l'existence d'un gain manqué et être indemnisé de celui- ci, le breveté doit répondre aux quatre questions suivantes (Michael J. Mard et Joseph A. Agiato, « Patent Infringement Damages » 1999) : - Y avait il une demande du produit breveté ? Une réponse négative à l'une seulement de ces quatre questions suffit à faire écarter l'existence d'un gain manqué et donc tout droit à indemnisation à ce titre. Il ne reste plus alors à la victime de la contrefaçon qu'à développer un calcul de redevance raisonnable. L'application de chacun de ces facteurs a été affinée dans des décisions ultérieures. 2.1) Preuve d'une demande du produit breveté La preuve d'une demande du produit breveté est généralement franche et nette : une ou des ventes à des acheteurs, donc une exploitation effective de l'invention, est l'évidence la plus directe de la demande. a) Pondération d'une invention constituant un élément incorporé à un ensemble fonctionnel plus complexe La complication principale survient lorsque le produit breveté n'est qu'un composant d'un ensemble plus complexe. Si par exemple un fabricant de véhicules automobiles invente un nouveau feu arrière et l'installe sur tous ses véhicules, cet élément novateur est sans doute intéressant mais ne constitue que l'un des nombreux éléments qu'un client va prendre en considération avant de choisir un véhicule. En pareil cas y-a-t-il une demande mesurable de l'invention si le brevet du feu arrière est contrefait ? Les documents commerciaux et comptables peuvent fournir parfois des fragments de réponse, mais en général prouver la demande d'un composant d'un ensemble plus complexe reste un sujet polémique. b) Tout fonctionnel, tout commercial, « entire market value » ; jurisprudence La jurisprudence américaine distingue trois niveaux possibles pour l'évaluation des dommages - intérêts : - b1) le tout fonctionnel : il comprend soit l'objet breveté proprement dit , soit un ensemble complexe incorporant la composante brevetée, qui en est fonctionnellement indissociable. En pratique ce niveau correspond au produit défini par une revendication indépendante du brevet. - b2) le tout commercial : il comprend le produit ou ensemble breveté, c'est-à-dire le tout fonctionnel défini ci- dessus, plus des éléments collatéraux non brevetés, normalement livrés avec le produit breveté ; par exemple des « ancillaires » livrés avec des instrumentations de prothèses chirurgicales. - b3) l'ensemble commercial défini par la règle de l' « entire market value » , comprenant le tout fonctionnel ou le tout commercial précité, plus des produits non brevetés qui ne sont pas des éléments « collatéraux » du tout commercial, mais des substituts non contrefaisants remplissant la même fonction que le produit ou ensemble breveté. En résumé les dommages-intérêts peuvent être basés sur la valeur d'un ensemble complexe incorporant une invention brevetée si la vente de cet ensemble dépend directement de sa composante brevetée. Les éléments en sus de l'élément breveté peuvent être des moyens auxiliaires physiquement distincts (ventes collatérales du tout commercial) ou des produits non contrefaisants équivalents au produit breveté mais dont l'achat a été induit par l'achat du produit contrefaisant au contrefacteur. Règle du « tout fonctionnel » : exemple dans une décision TEC AIR v. DENSO Mfg (192 F 3d 1353, 1362) la CAFC a récemment décidé qu'un ventilateur breveté faisant partie d'un ensemble fonctionnel unique comportant un radiateur et un condenseur constituait un élément déterminant du choix des clients, car il a été établi que ceux- ci souhaitaient des ventilateurs répondant à certaines caractéristiques. La preuve d'une demande du produit breveté était donc fournie et de ce fait le jury évalua les dommages-intérêts en prenant comme assiette la valeur de l'ensemble complexe incorporant le ventilateur. Règle de l' « entire market value » exemples : La décision KING INSTRUMENTS Corp. v. PEREGO and TAPEMATIC de la CAFC (65 F. 3d 941, 36 US PQ 2D (BNA) 1129) reconnaît un gain manqué à un breveté pour un brevet non exploité et non contrefait, mais qui protégeait un dispositif dont la vente avait été en relation directe de cause à effet avec les ventes contrefaisantes d'un autre brevet. (Voir les commentaires de S. Roux- Vaillard sur ces questions, Propr. Industrielle janv. 2004 page 9). Dans la décision RITE- HITE Corp. v. KELLY Co (USPQ 2d (BNA) 1065, 1067 de 1995 de la CAFC, RITE- HITE commercialisait deux dispositifs pour empêcher la séparation d'un camion de son quai de chargement, faisant l'objet de deux brevets distincts. La contrefaçon de l'un était reconnue mais la contrefaçon de l'autre n'était pas alléguée. Néanmoins RITE- HITE estimait que le second dispositif était un proche substitut du sien et revendiquait un gain manqué pour les deux dispositifs. La CAFC a admis le gain manqué pour les deux dispositifs, donc y compris celui non contrefaisant en considérant que la vente du second, non contrefaisant, était une conséquence directe de la vente du premier. En effet les deux étaient offerts en vente à la clientèle du contrefacteur. La CAFC a appliqué le principe selon lequel (Roy J. Epstein, « Modeling Patent Damages... » op. cité p. 7) : « si un dommage particulier a été ou était raisonnablement prévisible par un concurrent contrefacteur dans le marché pertinent, défini largement, ce dommage peut généralement être réparé en l'absence d'un motif contraire persuasif ». Ce principe étend le champ de la réparation, en appliquant la notion de préjudice réparable à tout acte préjudiciable dont il peut être établi qu'il a une relation directe de cause à effet (causation) avec l'acte contrefaisant proprement dit D'autres décisions ont appliqué cette théorie de l'« entire market value » : Kort Corp. v. Wilco Marsh 225 USPQ 985, Paper Converting v. Magna Graphica 228 USPQ 524, Rexnord Inc. v. Leitram Corp. 6 USPQ 2d 1817 ... d) Accord des juges américains et français sur une indemnisation pour des ventes de produits non contrefaisants L'indemnisation de gains manqués reconnus pour des ventes de produits non contrefaisants comme substituts aux produits contrefaisants juste après la période de contrefaçon est également admise en France par l'intéressante décision AIR LIQUIDE et CHEMOXAL du 7 mai 2001 du Tribunal de grande instance de Paris au motif suivant : « la vente du produit contrefaisant pendant 18 mois a donné aux défenderesses un avantage concurrentiel acquis illicitement, avantage qui se maintient après la cessation des actes de contrefaçon par la fidélisation de cette même clientèle sur le produit de substitution qui lui est présenté par les sociétés défenderesses ». Le Tribunal de Paris a donc estimé, à juste titre, qu'il y avait là une relation de causalité directe devant donner lieu à indemnisation de ventes manquées par le breveté, en considérant qu'une part des ventes par le contrefacteur des produits de substitution non contrefaisants après la fin de la période de contrefaçon « correspond à des ventes manquées par les sociétés CHEMOXAL et SEPPIC » et doit donc être indemnisée comme gain manqué au titre de l' « entire market value ». Il est intéressant de relever que les juges français sont ainsi en accord avec leurs collègues américains sur l'indemnisation au moins partielle des ventes de produits non contrefaisants lorsqu'elles sont directement consécutives à celle des produits contrefaisants, et donc liées à celle- ci par une relation de causalité directe manifeste. 2.2) Présence ou absence sur le marché de substituts acceptables non contrefaisants a) Interprétation du terme « substitut acceptable » L'appréciation de ce critère est liée à la définition du « marché pertinent » sous B 1) ci- dessus. En raison de son extrême importance elle a reçu la plus grande attention de la part des tribunaux et de la doctrine américaine. En effet tout dépend de l'interprétation donnée au terme « acceptable » : - s'il est compris sous l'angle technologique, on ne trouvera que peu ou pas du tout de substitut(s) acceptable(s) sur le marché, ce qui supprime tout obstacle à l'établissement d'un gain manqué. - S'il est compris sous l'angle économique, il peut exister sur le marché de nombreux substituts économiquement « acceptables » à l'invention pour une spécification technique donnée, en fonction des préférences des consommateurs (cas des planches à voile performantes et chères ou peu performantes et bon marché dans l'affaire BIC LEISURE). Cette interprétation peut alors donner lieu à un refus complet d'admettre l'existence d'un gain manqué et donc toute réparation à ce titre. Interprété à la lettre, ce critère exigerait qu'il n'y ait aucun substitut non contrefaisant acceptable pour que la victime de la contrefaçon ait droit à une réparation au titre d'un gain manqué. b) Jurisprudence de la CAFC Les décisions STATE Industrie v. MOR- FLO Industr. de la CAFC en 1989 (12 USPQ 2d (BNA) 1026,1027 et en 1991 ( 20 USPQ 2d (BNA) 1738) ont apporté une nuance importante à cette interprétation stricte. Dans cette affaire plusieurs substituts non contrefaisants et acceptables avaient été identifiés et admis comme tels. La CAFC a estimé que, en l'absence de la contrefaçon, les ventes contrefaisantes se seraient partagées entre des ventes réalisées par le breveté et entre des ventes sous licence, devant donc donner lieu au paiement d'une redevance « raisonnable ». C'est la règle dite du « split award », dont le principe est également largement appliqué par la jurisprudence française. c) Règle de la « part de marché » Le calcul tient compte également d'une seconde règle dite de la « part de marché » (market share rule) du breveté, du contrefacteur et des substituts non contrefaisants reconnus acceptables : Si A est le pourcentage des ventes contrefaisantes que le breveté aurait pu réaliser lui- même en l'absence de la contrefaçon (gain manqué = lost profit), B le pourcentage du marché total occupé par les ventes du breveté, et C la part sur le marché des ventes non contrefaisantes y compris celles du breveté, A = B / C Exemple : Si B = 60%, C = 75% (60% pour le breveté + 15% pour les substituts non contrefaisants acceptables) et 25% la part du contrefacteur sur le marché total, A = 60%/ 75% = 80% Le breveté pourra donc dans ce cas revendiquer 80% des ventes du contrefacteur et se voir attribuer un gain manqué sur ce pourcentage, soit : marge bénéficiaire du breveté x chiffre d'affaires contrefaisant, plus une redevance raisonnable sur les 20% restants. Ce type de calcul rationnel n'existe pas dans la jurisprudence française, qui - d'après les textes des jugements et arrêts - évalue arbitrairement, sans justification, tant le nombre de substituts non contrefaisants considérés comme concurrentiels et acceptables à la place du produit breveté contrefait, que le pourcentage des ventes contrefaisantes que le breveté aurait pu réaliser lui- même en l'absence de la contrefaçon. Trop souvent ces évaluations sont effectuées dans un sens défavorable au breveté (ex. l'arrêt MINCO / MC France du 13 juin 2003 de la Cour d'appel de Paris, PIBD n° 775, III-563, voir RDPI mai 2004, page 19). Bien évidemment rien ne s'oppose à ce que les tribunaux français adoptent un mode de calcul analogue à celui de la « market share rule » exposé ci- dessus, pour évaluer plus objectivement la part des ventes contrefaisantes que le breveté aurait pu effectivement réaliser en l'absence de la contrefaçon. En pratique les tribunaux américains ont une large latitude d'appréciation de l'expression «substitut acceptable » selon une interprétation technologique stricte, plus favorable au breveté, ou plus économique et moins favorable au breveté. Le cas extrême où aucun substitut non contrefaisant n'est reconnu acceptable implique logiquement que la totalité des ventes du contrefacteur aurait été réalisée par le breveté en l'absence de la contrefaçon, sous réserve qu'il ait disposé des moyens nécessaires à la fabrication et à la vente de ces articles supplémentaires. 2.3) Le breveté avait- il la capacité de fabrication et de commercialisation des produits contrefaisants ? Dès lors que la part de marché du breveté est largement supérieure à celle du contrefacteur pendant la période de contrefaçon, la réponse est normalement affirmative. Si la part du marché occupée par le breveté au début de la période de contrefaçon est faible par rapport à celle du contrefacteur, la réponse pourra être négative. Dans ce cas le breveté n'a pas droit à la compensation d'un gain manqué refusé, mais seulement à une redevance raisonnable - qui peut être très élevée, de l'ordre de 25%. Un cas délicat est celui où une analyse détaillée fait apparaître que le breveté aurait pu augmenter ses moyens de production précisément en l'absence de la contrefaçon, afin de faire face à la demande supplémentaire. Cette augmentation de sa capacité industrielle et commerciale aurait aussi pu être remplacée par, ou s'accompagner d'une augmentation du prix des produits brevetés et le cas échéant de concession de licences. Le breveté peut alors faire état d'une érosion des prix (price erosion) à laquelle il a dû se résoudre pour faire face à la concurrence déloyale du contrefacteur, et qui justifie une indemnisation supplémentaire. Mais ainsi qu'on l'examinera plus loin, ce nouveau motif d'indemnisation peut aux USA soulever des complications impliquant la prise en considération d'un facteur supplémentaire en sens contraire, l'élasticité des prix (price elasticity). 2.4) Le breveté peut- il quantifier son gain manqué ? Le gain manqué est la marge bénéficiaire du breveté appliquée au chiffre d'affaires du contrefacteur. Plus précisément, la marge bénéficiaire correcte est généralement la marge brute (incremental profit), et non la marge nette ainsi que l'a décidé la CAFC dans l'affaire PAPER CONVERTING Machine Co v. MAGNA- GRAPHICS Corp. (223 USPQ (BNA) 591. Dans cette espèce la CAFC a estimé que les coûts fixes, qui ne varient pas lorsque la production augmente, tels que salaires de la direction, taxes foncières et assurances, doivent être exclus pour l'estimation des profits. Le profit incrémental par unité est généralement voisin de la marge brute par unité. Toutefois si la production estimée en l'absence de la contrefaçon est beaucoup plus élevée que la production effective, l'analyse montre que le breveté aurait alors dû supporter des frais supplémentaires (moyens de fabrication, publicité, frais commerciaux...) qui devront alors être évalués et retranchés de la marge brute. 3) L'érosion des prix 3.1) l'érosion des prix conséquence de la contrefaçon Fréquemment le breveté contrefait peut établir que non seulement il a été obligé de diminuer ses prix pour soutenir la concurrence du contrefacteur qui généralement vend moins cher (notamment parce qu'il n'a supporté de dépenses de R & D pour le produit contrefait), mais aussi qu'il n'a pas pu augmenter ses prix en raison de la perte de son monopole. Cette érosion des prix concerne tant les ventes réalisées par le breveté que les ventes qu'il aurait effectuées à la place du contrefacteur. Des différences de prix même faibles peuvent donc induire des gains manqués importants. Selon la décision PANDUIT de la CAFC, « le droit à réparation causé par une réduction des prix se situe sur le même plan que celui de la réparation causé par les ventes perdues ». Les règles de l'économie prédisent qu'effectivement l'érosion des prix est un corollaire endémique de la contrefaçon de brevet, ainsi que l'a reconnu la CAFC dans la décision MAHURKAR Double Lumen Hemodialysis Catheter Patent Litig.,( 28 USPQ 2d 1801, 1827 , 1993) : « Patents create a lawful ability to exclude competition, and thus some ability to increase price ». 3.2) Preuves de l'érosion des prix Le premier problème est de prouver l'érosion des prix du produit breveté consécutivement à la contrefaçon. Ceci peut se faire par tous moyens, notamment des correspondances avec des clients demandant des baisses de prix en raison de la présence de produits contrefaisants moins chers sur le marché (cf Coolley, 1993) ou des notes internes relatives aux difficultés créées par l'apparition des produits contrefaisants à bas prix et la nécessité de baisser le prix des produits brevetés pour rester compétitif. L'érosion des prix peut également être établie par exemple en comparant le prix avant et après le début de la contrefaçon, ainsi qu'avec des produits analogues mais non affectés par une contrefaçon ( Fed. Circuit 1992, Minnesota Mining v. Johnson & Johnson Orthopaedics, Inc. 24 USPQ 2d (BNA) 1321, 1338). Bien entendu les défendeurs en contrefaçon arguent que le prix des produits en cause n'est que la résultante de plusieurs paramètres et que la concurrence du contrefacteur avec le breveté n'est pas la seule raison de la baisse des prix du demandeur en contrefaçon. A cet argument il est possible de répondre que certes de nombreux facteurs peuvent entrer en compte, mais qu'indépendamment de la baisse des prix due à d'autres facteurs, la contrefaçon tend en soi à entraîner constamment une baisse des prix. 3.3) L'élasticité des prix corollaire de l'érosion Le second problème soulevé par l'érosion du prix met en cause un principe économique fondamental: le prix plus élevé dans un marché sans contrefaçon entraîne une réduction de la quantité d'articles brevetés vendus, ce qu'on appelle souvent « élasticité du prix » (price elasticity). Ce concept mesure le pourcentage de réduction de la quantité vendue pour 1% d'augmentation du prix, toutes choses égales par ailleurs. Ainsi une élasticité de - 2 signifie que 1% d'augmentation du prix provoque une baisse de 2% de la quantité d'articles vendus. Par exemple un breveté a vendu 800 produits à 10$ et son contrefacteur 200 produits à 8$. En l'absence de substituts non contrefaisants acceptables, le breveté peut revendiquer des ventes perdues de 200 x 10 = 2000$. Mais en réalité en raison de l'élasticité du prix il aurait vendu moins de 200 produits à 10$...le problème étant d'évaluer combien. 3.4) La décision CRYSTAL de la CAFC (2001) Ce problème concret et la nécessité de ne pas dissocier de l'évaluation d'une élasticité des prix une érosion des prix alléguée par un breveté contrefait ont été mis en relief dans la décision CRYSTAL Semiconductor v. TRITECH Microelectronics, Inc. du 7 mars 2001 de la CAFC (5 USPQ 2d (BNA) 1953). Dans cette espèce le marché concerné était celui, très concurrentiel, de puces électroniques (chips) : le breveté CRYSTAL revendiquait des gains manqués supplémentaires dus à une érosion du prix et alléguait - apparemment sans plus d'éléments concrets à l'appui - que le fait que les puces audio étaient incluses dans presque tous les micro- ordinateurs révélait une demande « stupéfiante » pour ces puces, qui impliquait que cette demande n'aurait pas faibli en raison d'une « petite » augmentation du prix desdites puces. Cet argument n'a pas suffi à convaincre la CAFC, qui a refusé d'admettre l'érosion du prix invoquée par CRYSTAL et donc le gain manqué correspondant, au motif que CRYSTAL ne fournissait pas d'évidences à titre de justificatifs et ignorait l'effet opposé corrélatif de l'élasticité des prix, entraînant une réduction des ventes (cf. James F. Nieberding, « The Importance of Price Elasticity of Demand in Computing Total Lost Profits in Patent Infringement Cases », JPTOS, october 2003, pp. 837 et 842 ; Roy Epstein « Modeling Patent Damages... » op. cité p. 15) : « According to basic tenets of economics, because Crystal is in a competitive market, if Crystal raised prices, Crystal's prices would have fallen... Crystal's assertion does not overcome its failure to supply reliable evidence of price erosion. This market featured both a large demand for the chips and competition (...) Crystal cannot assert that demand for its CODECs would not have waned with an increase in price without evidence of barriers to entry and expansion that would have prevented competitors from taking over Crystal's supply... In order to reliably estimate lost profits due to price erosion, a patentee must produce credible economic evidence to show the decrease in sales if any, that would have occurred at the higher hypothetical price". On ne peut être plus clair. Cette insuffisance de l'argumentation de CRYSTAL lui a coûté cher puisqu'elle a entraîné la suppression par la CAFC des 26,6 millions $ qui lui avaient été accordés à ce titre par le jury de la cour de district ! Les avocats de CRYSTAL auraient pourtant dû savoir que des décisions antérieures avaient déjà rejeté des demandes de dommages-intérêts pour cause d'érosion des prix en raison de l'absence de preuves ou justificatifs de l'existence de cette érosion (Modine Mfg v. Allen Group 14 USPQ 2d, 1210, 1220 (1989), 111 Supr. Court 2017 (1991), Fed. Circ. 1990, cité par Coolley, JPTOS Juillet 1993, p. 527). La constante est que la demande est réactive à des variations du prix, c'est-à-dire que l'élasticité du prix n'est pas égale à zéro. Logiquement pour un économiste l'élasticité du prix est un corollaire obligé de la hausse du prix, donc doit être prise en compte dans un schéma d'érosion du prix comme facteur agissant en sens inverse de ce dernier. Si par exemple on admet une érosion des prix de 1% et une élasticité de - 1 (+ 1% entraîne une réduction de 1% des ventes), les deux effets « érosion des prix » et « élasticité des prix » s'annulent. Le corollaire de cette théorie de l'érosion - élasticité des prix est qu'en l'absence de concurrents non contrefacteurs, le breveté n'est pas présumé avoir vendu la totalité des produits contrefaisants... L'érosion et l'élasticité des prix peuvent être plus ou moins importantes en fonction des caractéristiques du marché du produit breveté contrefait, du nombre de concurrents, des substituts non contrefaisants acceptables etc... Une évaluation rationnelle de ces facteurs a été proposée au moyen d'outils économétriques. 3.5) Modèles mathématiques de détermination de l'érosion des prix et du gain manqué en tenant compte de l'élasticité des prix Des études très poussées ont été réalisées pour définir des modèles mathématiques complexes permettant de déterminer l'érosion des prix et le gain manqué total en tenant compte de l'élasticité supposée du prix. Il existe toute une littérature à ce sujet : par exemple Nieberding, op. cité pp. 843- 847 ; Roy J.Epstein , AIPLA Quarterly Journal Winter 2003 , Vol. 31 :1, pp. 16- 31). Il n'entre pas dans le cadre de cette étude d'exposer ces modèles en détail. a) Le modèle Epstein d'évaluation de l'érosion des prix et du gain manqué Nous ne mentionnons que les deux équations de base du modèle d'Epstein appelé « PERLS » (Epstein, supra p. 16 et 30) : Equation (1) : PERLS Gains manqués = ............ s1 .......................................... s1..................REV......._ X = marge brute incrémentielle effective du breveté REV = revenu effectif (ventes) du breveté S1 = part de marché du contrefacteur Y = érosion du prix (%) Z = élasticité du prix de la demande sur le marché Le cas particulier d'une élasticité nulle correspond à la règle classique de la part de marché avec érosion du prix (market share rule). Equation (2) correspondant au cas d'une élasticité eu prix égale à - 1 et où la contrefaçon n'affecte la marge brute incrémentielle : ..............s1 Exemple : Marge brute incrémentielle du breveté = 40% D'après l'équation (2) l'érosion du prix est 13,3% (40% x 25% divisé par 75%) Une érosion du prix faible peut engendrer des gains manqués considérables car elle s'applique à la totalité des ventes du breveté, y compris celles qu'il aurait réalisées en l'absence de la contrefaçon. L'érosion des prix croît avec la part de marché du contrefacteur. D'autres facteurs peuvent également jouer en faveur d'une baisse des prix pour une période donnée. Néanmoins d'une façon générale les économistes et les tribunaux américains s'accordent semble-t-il sur le fait que l'analyse économique conduit à la conclusion qu'en l'absence de contrefaçon, les prix n'auraient pas baissé autant ou même auraient en fait augmenté. b) Application du modèle PERLS d'Epstein à des espèces jugées Epstein fournit trois exemples fort intéressants d'application de son modèle de détermination de l'érosion des prix et des gains manqués (hors intérêts, honoraires d'avocats et doublement ou triplement pour contrefaçon intentionnelle) à des espèces jugées (Epstein AIPLA Q.J. 31 :1, 2003 pp. 31-41) : - Micro Motion, Inc. v. Exac Corp, 19 USPQ 2d (BNA) 1001 (N.D. Cal. 1991) - Minnesota Mining & Mfg v. Johnson & Johnson Orthopaedics, Inc. 1991, 24 USPQ 2d (BNA) 1321 (Fed. Circ. 1992) - Crystal Semiconductor Corp. v. Tritech Microelectronics Intel Inc. 57 USPQ 2d (BNA) 1953, 1966 Fed. Circ. 2001). Ces analyses ont été effectuées uniquement d'après les informations continues dans les jugements, sauf pour l'élasticité des prix, qui a été basée sur des hypothèses raisonnables. Nous ne donnons ci- après que les résultats des deux premiers cas, un exposé plus complet étant réservé à la décision CRYSTAL ; b.1) Micro Motion v. Exac : le demandeur en contrefaçon réclamait des gains manqués dus aux ventes perdues, des gains manqués dus à l'érosion des prix, une redevance raisonnable, des intérêts et un doublement ou triplement pour contrefaçon délibérée ainsi que des dommages pour des ventes collatérales. Erosion des prix moyenne par an, sur une période de six ans, admise par la cour : 7,3%. Marge brute incrémentielle de Micro Motion : 65% ; part de marché du contrefacteur 10,4%. En supposant une élasticité de - 1, l'érosion du prix calculée par l'équation (2) ci-dessus a été de 7,5%. Gains manqués admis par la cour au titre de l'érosion des prix : 14,6 millions $ Total des gains manqués (avant intérêts et autres éléments) : 20,8 millions $ D'après Epstein (op. cité p. 34) les juges ont fixé ces montants sans ajustement correctif pour élasticité des prix sur les ventes perdues, ce qui peut avoir entraîné une surévaluation des dommages-intérêts. D'après l'équation (1) un tel ajustement pour une élasticité de - 1 aurait entraîné une diminution des gains manqués dus à l'érosion des prix de sensiblement 9 millions $... b2) Minnesota Mining & Mfg (3M) v. Johnson & Johnson Dans cette affaire un expert (special master) fournit un rapport accepté par les juges du fond, qui estimait à 23,3 millions $ le gain manqué sur les ventes perdues avant prise en compte de l'érosion des prix, et à 38,7 millions $ les gains manqués en raison de l'érosion des prix. 3M et l'expert reconnaissaient un effet d'élasticité des prix, qui réduisait d'après leurs estimations de 9,8 millions $ le montant précité de 38,7 millions $, ainsi ramené à 28,9 millions $. Au total le montant accordé a été de 23,3 + 28,9 = 52,2 millions $ (plus une redevance sur certaines unités) A partir des données de cette décision : marge brute de 3M de 41,1%, part du marché du contrefacteur de 24,3% et d'une élasticité des prix supposée de - 1 (le rapport de l'expert et le jugement ne contenant pas de précisions sur ce point), l'équation (2) du modèle PERLS donne une érosion des prix égale à 13,2% et l'équation (1) des gains manqués totaux de 47,8 millions $. La différence de 8% avec le montant effectivement accordé de 52,2 millions $ peut s'expliquer par une élasticité des prix de - 0,45 qui semble sous- jacente à l'opinion de l'expert. L'érosion des prix de 13,2% est très proche de celle - 13,3% - déduite du rapport de l'expert. Le modèle PERLS de Roy J. Epstein constitue un test objectif, susceptible de faciliter la correction de revendications excessives de certaines parties ; ainsi dans cette affaire 3M l'expert du contrefacteur évaluait à 60/70 millions $ au lieu de 9,8 millions $ l'effet de contraction du marché dû à l'élasticité des prix. b3) Crystal v. TriTech La CAFC accepte les DI évalués en première instance par le jury à 11,8 millions $ plus 10 millions $ pour une redevance raisonnable ; mais elle rejette le gain manqué pour érosion des prix évalué par le jury à 26,6 millions $, pour absence de justification (evidence) de l'existence de ladite érosion. Les puces électroniques en cause comportaient deux catégories : des puces de haute qualité et des puces de moindre qualité. CRYSTAL revendiquait des gains manqués sur les ventes perdues de 14,3 millions $ basés uniquement sur les puces de haute qualité, avec une part de marché évaluée à 41,9%. Le défendeur TriTech prétendait les puces de moindre qualité inclure dans le marché pertinent, ce qui lui permettait de réduire à 21,8% la part de marché de CRYSTAL et à 7,4 millions $ les gains manqués par Crystal. Le verdict du jury de 11,8 mill |
