Action en reconnaissance de la qualité d'inventeur HMA, action en paiement du juste prix

Jugement du TGI de Paris (3è chambre 4^ème section) du 2 février 2012 ZYLBERBERG c/ APHP, Université Paris Descartes Paris V, Paterlini, INSR, Sté Screencell (*)

(*) décision divulguée au Colloque "Synthèse Exploitation des Brevets" de la FNDE/ASPI le 15 novembre 2012 à Paris, à la Maison de la Chimie.

Action en reconnaissance de la qualité d’inventeur hors mission attribuable – et action en paiement du juste prix - action assimilée par le tribunal à une action en revendication de brevet selon L.611-8 du Code de la PI- prescription de trois ans écoulée- inventeur forclos pour la reconnaissance de sa qualité d’inventeur attribuable (oui) – conséquence : droit au juste prix inexistant, inventeur débouté.

Ne pas confondre action en reconnaissance de la qualité d'inventeur hors mission attribuable et en paiement du juste prix avec action en revendication de brevet

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Nous ignorons si cette décision du TGI de Paris est ou non frappée d’appel. Elle est publiée intégralement sur le présent Blog en dates du 20 décembre 2012 et du 10 janvier 2013, rubrique « Prescription… ».

Cette décision se rapporte à un cas rare, celui où un inventeur salarié, co-auteur ou auteur d'une invention hors mission attribuable s'est vu nier sa qualité d'inventeur ou de co- inventeur, de sorte qu'une demande de brevet français de priorité désignant quelqu’un d’autre comme inventeur a été déposée, le 30/04/2001.(V. notre article du n° 44 de décembre 2009 de la revue LAMY Droit des Affaires, par J.-Paul Martin sur la prescription de l'action en reconnaissance de la qualité d'inventeur de mission et de paiement de la rémunération supplémentaire.)

Cette décision présente un intérêt particulier sous le rapport de l’analyse qui a été faite du problème de la prescription et du texte applicable à celle- ci.

Les faits, la procédure

Le Dr Hervé ZYLBERBERG «  a travaillé de 1995 à 2000 dans le service d’hépatologie de l’hôpital Necker en tant que chef de clinique, avec pour employeur l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (APHP) et l’Université de paris Descartes Paris V pour l’enseignement qu’il dispensait.

Pendant cette période il a collaboré avec l’UR Unité de recherche 370  sur la carcinogénèse hépatique et la virologie moléculaire, unité mixte de l’INSERM et de l’Université Paris Descartes.

Il revendique la qualité d’inventeur d’un brevet déposé le 30 avril 2001 et délivré le 17 septembre 2004 (…) qui porte sur une méthode de diagnostic prénatal non invasive, alternative à l’amniosynthèse. Cette invention applique au diagnostic prénatal une technique dite ISET qui sert à diagnostiquer les cancers. »

La demande de brevet 01/05824 a été déposée par une sté Metagenex avec pour inventeur Patrizia Paterlini- Bréchot de l’UR 370.Puis cédée en 2003 pour 1 euro à l’APHP et l’Université paris Descartes, et enfin concédée en licence exclusive au profit de Metagenex jusqu’en 2009.

Des extensions de cette demande prioritaire à l'étranger ont été effectuées (demande internationale euro-PCT ayant abouti à la délivrance du brevet américain, la demande EP étant encore en cours d'examen en 2012).

Apprenant qu’une demande de brevet avait été préparée et déposée à partir de son idée, qu’il considérait comme nouvelle et inventive, le Dr Zylberberg adresse dès juin et juillet 2002 différents courriers au directeur de l’Inserm et à Patrizia Paterlini (directrice d’une UR et auteur du procédé ISET de dépistage de cancers)  pour leur demander de reconnaître sa qualité d’inventeur (ou le cas échéant de co- inventeur).

Il ne reçoit aucune réponse.

Le Dr Zylberberg en reste là pendant plusieurs années. Jusqu’en 2008, vraisemblablement au vu des profits de l’exploitation commerciale sous licence du procédé breveté, dont il n’a pas reçu de part.

Toujours est-il que les 28 et 30 janvier, puis le 4 février 2009, il assigne devant le TGI de Paris l’APHP, l’Université Paris Descartes, Patrizia Paterlini, Metagenex et l’Inserm en reconnaissance de sa qualité d’inventeur et en paiement du juste prix pour l’attribution de cette invention à ses ex- employeurs ; « sur le fondement des articles L 611-11 et L611-12 du Code de la propriété intellectuelle et sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. ».

Nota Bene : Donner comme fondement à l’action du Dr Zylberberg les articles L611-11 et L 611-12 du CPI est étrange : en effet l’article L. 611-11 a trait aux conditions de brevetabilité d’une invention, et l’article L611-12 se rapporte à a réciprocité du  droit de priorité entre pays de la Convention de paris et pays non adhérents à cette Convention.

Ce qui n’a pas de rapport avec l’objet du litige.

Le Dr Zylberberg demande au tribunal :

« de constater qu’il a la qualité d’inventeur, qu’il s’agit d’une invention hors mission , que l’APHP, l’Inserm et l’Université Paris Descartes ont exercé leur droit d’attribution et qu’il a droit au versement du juste prix. Il sollicite le renvoi de l’affaire devant la Commission des Inventions nationale des Inventions de salariés pour la détermination du juste prix. »

Il fait valoir que « c’est lui qui a eu l’idée d’appliquer la technique ISET au diagnostic prénatal » (…) « en- dehors de ses attributions de chef de clinique, et que « celle-ci entre dans la catégorie des inventions hors mission mais qu’il ne s’oppose pas à ce que son employeur APHP exerce son droit d’attribution. »

Entre autres arguments et en premier lieu, les défenderesses invoquent la prescription de 3 ans au-delà de la publication de la date de délivrance du brevet, prévue par l’article L.611- 8 du Code de la Propriété intellectuelle et l’absence de mauvaise foi de leur part. L’assignation du DrZylberberg datant de 2009 alors que la publication de la délivrance du brevet français date de 2004, son action en revendication du brevet serait donc prescrite depuis 2007.

Le TGI accepte cet argument et admet que la demande du Dr Zylberberg est prescrite depuis 2007 en vertu de l’article L. 611- 8 en ces termes :

« sur l’action en revendication :

Selon l’article L.611-8 du Code de la propriété intellectuelle, l’action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la délivrance du titre de propriété intellectuelle. Toutefois, en cas de mauvaise foi au moment de le la délivrance ou de l’acquisition du titre, le délai est de trois ans à compter de l’expiration du titre. 

La délivrance du brevet n° 012/05824 (revendiqué par Hervé Zylberg ayant fait l’objet d’une publication le 17 septembre 2004, le délai de trois ans a donc expiré le 17 septembre 2007. »

(…) Hervé Zylberberg qui s’est abstenu de toute diligence jusqu’au début de l’année 2009, ne peut valablement prétendre que le comportement des défendeurs serait à l’origine de son inertie. Il y a donc lieu de déclarer l’action en revendication prescrite et la demande de Hervé Zylberberg tendant à se voir attribuer la qualité d’inventeur irrecevable.

Par ailleurs Hervé Zylberberg qui n’est pas recevable à revendiquer la qualité d’inventeur de la méthode de diagnostic prénatal objet du brevet n° 01/05824, ne peut justifier d’un préjudice résultant de l’absence de reconnaissance de cette qualité. Sa demande de dommages-Intérêts(…) sera donc rejetée. »

Les demandes du Dr Zylberberg sont rejetées ; de plus il est condamné à payer sur le fondement de l’article 700 du CPC 10 000 € à l’Inserm et 2500 € à chacune de l’APHP et de l’Université Paris Descartes. Soit au total 15000 €.

Il est en outre condamné aux dépens (environ 10 000 € pour les dépens des défendeurs, donc en tout 25000 €, plus les honoraires de son avocat plaidant…)

Commentaires.

Cette décision est à notre avis parfaitement erronée.

Elle procède en effet d’une qualification juridique fausse de l’action introduite par le Dr Zylberberg.

Le tribunal la qualifie d’action en revendication de brevet et se réfère en conséquence à l’article L. 611-8 du Code de la propriété intellectuelle pour constater qu’il y aurait forclusion par dépassement du délai de 3 ans.

L’erreur de droit est manifeste : il ne s’agit pas d’une action en revendication du brevet par le Dr Zylberberg, mais d’une action d’une  part en reconnaissance de la qualité d’inventeur (co- inventeur), et d’autre part d’une action corrélative en paiement du juste prix en contrepartie de l’attribution à l’APHP et al de l’invention et des demandes de brevets la couvrant.

Cela est parfaitement clair dans tous les passages du jugement reproduits ci-dessus. Le Dr Zylberberg précise même qu’il ne conteste pas l’attribution de l’invention par ses employeurs !

Peut- on être plus clair ?

Alors comment expliquer cette complète erreur de diagnostic du tribunal de Paris ?

Le Dr Zylberberg agissait en qualité de salarié de l’APHP où il exerçait comme chef de clinique lors de son idée inventive, découverte hors mission inventive de ses employeurs, reprise dans la première caractéristique de la partie caractérisante de la revendication 1 du brevet 01/05824.Il était également salarié comme enseignant à Paris Descartes.

 Le régime juridique dont il relevait ne pouvait donc pas être l’article L.611-8, mais l’article L.611- 7 qui vise le régime particulier aux salariés : inventions de mission (alinéa 1°) et hors mission attribuables (alinéa 2°).

Le tribunal a appliqué à une action en reconnaissance de la qualité d’inventeur un délai de prescription de 3 ans visant une action, non pas en reconnaissance de la qualité d’inventeur, mais une action en revendication de la propriété du brevet, ce qui n’était nullement le cas !

Les juges du fond du TGI de Paris (unique juridiction compétente en matière de brevets d’invention depuis le décret du 9 octobre 2009) ont ainsi commis de façon regrettable une confusion entre deux actions distinctes, qui relèvent de régimes de droit différents pour la prescription !!

Corrélativement le régime fixant le délai de prescription applicable en l’occurrence ne pouvait pas être le délai de 3 ans de l’article L.611- 8.

Pour analyser la question soulevée il faut procéder en deux étapes :

a)   Action en reconnaissance de la qualité d’inventeur, prescription applicable

b)   Action en paiement du juste prix si la qualité d’inventeur ou de co- inventeur est reconnue, prescription applicable

Avant la loi n° 2008_561 du 17/06/2008 portant réforme de la prescription civile extinctive, le délai de prescription pour l’action en reconnaissance de la qualité d’inventeur était de 30 ans (prescription trentenaire).

Ainsi dans l’arrêt CA Paris COGNOLATO c/ SAINT GOBAIN du 9 juin 2004 (PIBD 793,III-504 ; « Droit des Inventions de salariés » par J.-Paul Martin, 3^ème édition, octobre 2005 Editions Litec LexisNexis, page 79, 231 – 233) le salarié inventeur d’une invention attribuable avait assigné son employeur en paiement du juste prix 16 années après le dépôt de la demande de brevet sans que la prescription quinquennale lui soit opposée.

En effet la prescription applicable à cette catégorie d’inventions était la prescription trentenaire.

Eviter toute confusion entre action en paiement de juste prix et action en revendication de propriété de brevet

De son côté la décision LABRADOR et al c/ Pierre FABRE MEDICAMENT du TGI de Bordeaux du 12 janvier 2009, confirmée par CA Bordeaux du 9 juin 2010 analysetrès explicitement la distinction qui doit être faite entre d’une part une action en revendication de brevet, et d’autre part une action en paiement d’un juste prix :

 L’inventeur principal LABRADOR avait conçu et réalisé une invention portant sur le conditionnement stérile de médicaments, avec le concours de son épouse Mme Labrador et, pour la mise au point, d’un consultant extérieur Douglas Thorogood.

Tous les trois étaient cités comme co- inventeurs dans le brevet français déposé en 1991.

Les époux Labrador étaient des co- inventeurs salariés auteurs d’une invention hors mission attribuable, et attribuée à l’employeur par dépôt du brevet au nom d’une Sté API où PFM était majoritaire dans le capital, devenue filiale à 100% de PFM.

 D. Thorogood était co- inventeur extérieur indépendant.

Les époux Labrador revendiquaient le paiement d’un juste prix selon L. 611-7 2° du Code de la PI, tandis que D. Thorogood revendiquait un prix de cession d’invention puisqu’il n’était pas salarié de PFM.

L’ex employeur PFM soutenait que leur action était prescrite par trois ans en application de l’article L 611-8 pour les actions en revendication de brevet.

Le tribunal de Bordeaux rejette cet argument comme irrecevable en ces termes :

« Puisque les LABRADOR revendiquent leur qualité de salariés, il s’en déduit donc nécessairement que leur droit relatif au brevet doit nécessairement s’analyser selon les dispositions de l’article L.611-7 du Code de la Propriété intellectuelle concernant précisément les inventions de salariés.

Par conséquent, il ne s’agit pas pour eux de revendiquer le titre de propriété du brevet, que la société API s’est attribuée lors du dépôt de la demande le 7 juin 1991 avec leur accord, mais d’en demander le paiement selon les modalités distinguées à l’article L.611-7 du Code de la propriété intellectuelle, soit un complément de rémunération, soit le juste prix.

Dans ce cadre contractuel, leur action n’est pas prescrite. »

Par contre l’action de D. THOROGOOD, non salarié de PFM, relève de l’article L. 611-6 du Code de la PI :

« Il ne peut agir que sur le fondement du premier texte rappelé ci-dessus (L. 611-6) en tant que se revendiquant titulaire du droit de propriété sur le brevet comme inventeur (…) L’action de celui- ci (D. Thorogood) est donc bien une action en revendication de la propriété du titre qui lui a été ainsi soustraite. En vertu de l’article L. 611-8 du Code de la propriété intellectuelle, cette action est prescrite dans un délai de trois ans à compter de la publication du titre, aucune mauvaise foi n’étant démontrée (…)

L’assignation de Mr Thorogood ayant été délivrée le 15 septembre 2005 (la demande de brevet a été déposée en France le  7 juin 1991), son action en revendication du titre de propriété du brevet 91 07007 est prescrite. »

La réforme de la prescription du 17 juin 2008

Depuis la loi précitée du 17/06/2008 le délai de prescription est réduit à 5 ans, délai de droit commun.

                                                  Article 2224 du Code de procédure civile

                       Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Ce délai part donc de la date à laquelle le salarié  a eu connaissance des faits lui permettant d'agir faire respecter son droit. Pour la qualité d’inventeur, c’est au plus tard la date à laquelle il apprend qu’une demande de brevet a été déposée et qu’il n’y est pas cité comme inventeur alors qu’il estime avoir cette qualité.

Si l’invention (le dépôt du brevet) est antérieure au 17 juin 2008 et l’action en paiement du juste prix postérieure à cette date, on se trouve alors en présence d’un conflit de lois : est ce la loi antérieure à la date de mise en vigueur du nouveau régime légal qui s’applique, ou bien le régime défini par la nouvelle loi ?

La règle de droit classique et générale applicable en ce cas et reconnue par une jurisprudence largement dominante, est liée à la catégorie du droit lié au brevet dont il s’agit :

a)   si le droit en cause est acquis par le dépôt de la demande de brevet (ou lors de la conception de l’invention), c’est le régime légal de la prescription en vigueur au moment de la date d’acquisition du droit qui s’applique ; donc à la date de dépôt de la demande de brevet.

Par exemple, la loi du 2 janvier 1968 a introduit dans le droit français le critère de brevetabilité de « l’activité inventive », modifiant donc le régime légal de la brevetabilité, lequel concerne évidemment l’acquisition des droits de brevet. De ce fait tous les brevets français déposés avant le 2 janvier 1968 jusqu’au 31 décembre 1967 ont continué à relever de l’ancien régime de la brevetabilité où aucune activité inventive n’était exigée, et cela pendant 20 ans soit jusqu’au 2 janvier 1988…

Par contre les demandes de brevet déposées à partir du 3 janvier 1968 devaient présenter une activité inventive (nouveau régime) pour déboucher sur la délivrance des brevets correspondants.

b)   Si le droit en cause est acquis ultérieurement au dépôt de la demande de brevet – par exemple une modification du régime légal de la contrefaçon comme la nouvelle loi du 29 octobre 2007 sur la contrefaçon des titres de propriété intellectuelle - il relève de « l’exercice des droits ».

C’est alors le nouveau régime qui s’applique. Ainsi la loi du 29 octobre 2007 sur la contrefaçon s’appliquait immédiatement à tous les brevets déposés antérieurement au 29/10/2007 et encore en vigueur.

Car la contrefaçon relève de l’exercice des droits de brevet.

Pour les modes de calcul des rémunérations supplémentaires d’invention de mission, la jurisprudence reste partagée entre les deux solutions ci-dessus. http://jeanpaulmartin.canalblog.com/archives/delai_de_prescription_de_la_remuneration_supplementaire/index.html

Pour les inventions hors mission attribuables, et attribuées à l’employeur, le droit du salarié à un juste prix est acquis à la date où l’employeur exerce son droit d’attribution, en l’occurrence au dépôt au nom de l’employeur de la demande de brevet.

Le droit au juste prix relève donc de l’acquisition des droits, et non de l’exercice des droits attachés au brevet.

C’est donc en toute logique le régime de la prescription en vigueur à la date de l’acquisition de ce droit qui s’applique. C’est-à-dire à la date de dépôt de la demande de brevet : dans l’affaire ZYLBRBERG, le 30 avril 2001.

S’agissant d’une invention attribuable, appartenant à l’origine au salarié, le régime de la prescription en vigueur au 30 avril 2001 était celui de la prescription trentenaire à compter du 30 avril 2001, courant jusqu’en 2031.

Le salarié ZYLBERBERG ayant introduit son action en justice en 2009 n’était donc pas forclos mais recevable.

Dès lors que sa qualité de co- inventeur aurait été reconnue s’il avait agi avec diligence avant 2007, le régime applicable pour la prescription du paiement du juste prix était donc la prescription en vigueur en 2001 pour les inventions attribuables : c'est-à-dire la prescription trentenaire.

 NB. Conseils aux inventeurs :

1) Surtout ne pas aller devant la CNIS comme le salarié Zylberberg en manifestait l’intention d’après le jugement du TGI !

Car les montants accordés par celle-ci aux salariés sont 2 à 4 fois inférieurs à ceux alloués par les tribunaux ( !).C’est la raison pour laquelle souvent les employeurs saisissent la CNIS en cours d’instance devant le TGI…Le salarié peut manifester son désaccord, puisqu’aussi bien, s’il n’accepte pas la proposition de la CNIS, il a la faculté de retourner (dans le délai d’un mois de la signification de la proposition de la CNIS) devant le TGI….

Cet aller- retour devant la CNIS aura alors entraîné des frais supplémentaires et un allongement inutiles de la procédure.

Cette affaire  démontre  le grand intérêt d’une analyse fine des problèmes complexes de la prescription, le plus possible en amont du litige. Car faute d’avoir été en mesure de maîtriser ces problèmes, le Dr Zylberberg a perdu beaucoup d’argent.

 2) Ne pas attendre x années après le dépôt de la demande de brevet pour assigner l'ex- employeur devant le TGI de Paris en reconnaissance de la qualité d'inventeur, de mission aussi bien que hors mission attribuable !

En effet pour ce droit particulier, depuis la loi du 17 juin 2008 la durée de la prescription est réduite de 30 à 5 ans, et ce pour toutes les demandes de brevets déposées postérieurement au 17 juin 2008.

A compter de la date à laquelle il a été informé de l'existence d'une demande de brevet sur son invention dans laquelle il n'est pas cité comme (co)-inventeur alors qu'il estime avoir cette qualité, le salarié dispose donc maintenant d'un délai de 5 ans seulement pour revendiquer valablement sa citation dans le brevet comme inventeur ou co- inventeur.

Cette date à partir de laquelle commence à courir le délai quinquennal est normalement au plus tard la date de publication de la demande de brevet de priorité, soit 18 mois à compter de son dépôt (pratiquement : 18 mois et quelques jours).

Faute d'avoir introduit dans ces 5 ans une action judiciaire à cette fin devant le TGI - et non devant la CNIS qui n'est pas compétente ! - le salarié verra sa requête rejetée pour forclusion...Nous avons déjà attiré l'attention sur ce risque dans notre article précité de décembre 2009.