La cour d'appel de Paris valorise des brevets de barrage à 20 000 euros par famille de brevets

Arrêt du 26 juin 2013 BONNAL c/ SA SOPHYSA de la cour d’appel de Paris

Cet arrêt inédit a été intégralement publié sur ce Blog en date du 3 juillet 2013 (rubrique Rémunération supplémentaire des inventions de mission…). Il nous été aimablement communiqué par Maître Michel ABELLO, Avocat à la Cour, spécialisé en propriété industrielle.

Inventions de salarié- inventions de mission (oui) – Brevets français et extensions PCT, EP, US, JAP : éléments de valorisation d’un brevet de barrage non exploité(oui) – Appréciation contribution inventive d’un co- inventeur d’après les pièces versées aux débats (oui) - Appréciation de la validité des brevets et demandes de brevets , contestation de la validité non recevable por cause de « file wrapper estoppel » (oui) – Valorisation de chaque famille de brevets de barrage à 20 000 € - divisés par le nombre de co- inventeurs- au lieu de 500 à 2000 euros dans la jurisprudence antérieure

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Cet arrêt  confirme en tous points le jugement du TGI de Paris du 16/12/2011 et y ajoute une indemnisation supplémentaire de 15000 euros (le salarié demandait 20 000 euros) au titre des frais irrépétibles (frais d’avocat) au bénéfice de l’inventeur Olivier Bonnal. Qui s’ajoutent aux 4000 euros alloués en 1^ère instance au titre de l ‘article 700 CPC à O. Bonnal.

Cet arrêt très favorable au salarié mérite des commentaires à plus d’un titre, et présente une portée générale.

1)      Remboursement des frais d’avocat au salarié

L’arrêt reconnaît implicitement le caractère plutôt abusif du recours de Sophysa contre la décision de 1^ère instance, dans la mesure où il ajoute 15000 euros aux 4000 euros déjà accordés en 1^ère instance au salarié pour ses frais d’avocat (article 700 CPC). Ces derniers lui sont ainsi remboursés quasi- intégralement pour les deux instances. Il faut reconnaître que les arguments de l’ex employeur Sophysa pour justifier son recours étaient plutôt « légers »..

2)      Appréciation de la contribution inventive des co- inventeurs, de la validité des brevets et demandes de brevets en litige

La cour d’appel relève que  Sophysa « n’est pas soumis à un accord collectif de branche, pas plus qu’à un accord d’entreprise et le contrat de travail du salarié ne traite aucunement de la question de la rémunération supplémentaire de l’invention de salarié..  Il appartient dès lors au juge de fixer la rémunération litigieuse. »

L’une des 2 inventions en litige a été mise au point par 2 co- inventeurs dont Olivier Bonnal, l’autre invention d’après le brevet déposé cite 4 co- inventeurs dont le salarié O. Bonnal.

Sophysa prétend « réduire à… 1.138 euros (!) la rémunération revenant à O. Bonnal pour les inventions de mission concernées (…) elle fait essentiellement valoir que la contribution inventive de l’intimé a été limitée, que la validité des brevets est contestable et que les inventions brevetées ne sont pas exploitées. »

2.1) Contributions inventives du salarié aux deux inventions :

Le raisonnement de la cour d’appel est fondé sur la chronologie des faits et sur les apports des co- inventeurs apparaissant d’après les pièces du dossier :

« Considérant que Sophysa soutient que l’apport d’O. Bonnal serait restreint, Philippe NEGRE qui travaillait sur le projet depuis 2003 lui  ayant transmis les résultats de ses recherches dès son arrivée dans la société ;

Or considérant que tous ces éléments montrent précisément que le premier a recherché et estimé nécessaire la collaboration du second, qu’en outre les courriers électroniques échangés entre Philippe NEGRE et Olivier BONNAL en 2005 confirment que les deux inventeurs ont travaillé de concert et ne permettent pas d’établir des contributions d’inégale portée.

Qu’il s’ensuit que la participation d’Oliver BONNAL à l’invention doit être évaluée à hauteur de moitié. »

Pour la seconde invention, Sophysa prétend encore que « son apport aurait été limité, les autres co- inventeurs (…) ayant entrepris les travaux dès 2002.

Or considérant que la sté Sophysa n’apporte aucun élément susceptible de démontrer que l’apport d’O. Bonnal aurait été moindre que celui des trois autres co- inventeurs ;

Que force est de constater qu’elle reconnaît, dans ses écritures, avoir demandé à O. Bonnal de finaliser le projet en collaboration avec Christophe Moureaux et qu’il apparaît, au vu des pièces de la procédure, que O. Bonnal a été le seul interlocuteur du cabinet de conseil en propriété industrielle NONY, mandaté pour la rédaction du brevet.

Considérant que la part contributive d’Olivier Bonnal à l’invention doit être regardée dans ces conditions comme au moins égale à celle de ses trois collaborateurs ; »

2.2)  Validité des brevets et demandes de brevets en litige

 « La Cour observe que la sté Sophysa a poursuivi les procédures de délivrance du brevet et d’extension internationale et assuré jusqu’à ce jour le règlement des annuités nécessaires au maintien en vigueur de ses titres de propriété industrielle nonobstant l’intérêt, selon elle, très restreint de l’invention et l’absence, toujours selon elle, de perspectives d’exploitation.

Considérant que force est de constater que s’il n’apparaît au dossier aucune preuve d’exploitation, les brevets déposés présentent à tout le moins, aux termes des explications de la société Sophysa, l’avantage économique de constituer des brevets de barrage la préservant de la concurrence.

Considérant qu’au regard de ces éléments, le tribunal a procédé à une juste et pertinente appréciation en fixant la rémunération supplémentaire de O. Bonnal  au titre de l’invention intitulée « Procédé de régulation du drainage du LCR »  couverte par le brevet FR 2 928 553, à 5000 euros.

Pour la seconde invention, relative à un « Système de drainage pour le traitement de l’hydrocéphalie » objet du brevet FR 2 896 422 délivré le 17 avril 2009, Sophysa fait état de « la fragilité du brevet en soulignant que l’examinateur international aurait conclu dans le cadre du dépôt PCT à un défaut d’activité inventive pour les revendications principales..   Force est de constater que Sophysa  a fait suivre  le dépôt PCT d’une demande de brevet européen (…) ainsi que d’une demande de brevet américain…

Qu’elle ne dément pas en outre maintenir en vigueur les brevets et demandes de brevets précitées par le paiement régulier des annuités (…)

Considérant que les démarches effectuées par le sté Sophysa pour l’enregistrement, l’extension et le maintien du brevet ne sont pas de nature à accréditer l’allégation selon laquelle l’invention ne serait pas brevetable.. »

C’est le moins que la Cour puisse dire, puisqu’au cours des examens des demandes de brevets la déposante a été amenée à soutenir exactement le contraire pour convaincre les Examinateurs de la brevetabilité de ses inventions !  Force est ainsi de constater la faiblesse de la contestation de Sophysa, qui dénigre la validité de ses propres demandes de  brevets et brevets devant la cour d’appel afin de payer le moins possible à son ex- salarié, alors que devant les Offices de brevets étrangers (OMPI pour l’Examen préliminaire international, OEB, USPTO) elle soutient des arguments exactement contraires en faveur de la brevetabilité des inventions pour obtenir les brevets !…

Deux langages opposés selon les circonstances…

Comme l’a fait avec justesse la cour d’appel de Paris, une telle position doit être rejetée pour irrecevabilité car en contradiction avec les arguments développés par le même employeur dans les dossiers d’examen des brevets.

C’est la  règle du « file wrapper estoppel » appliquée à juste raison depuis toujours par la jurisprudence américaine: le propriétaire du brevet ne peut pas soutenir une position contraire  à celle qu’il a défendue devant l’Office des brevets pour obtenir la délivrance du  brevet.

3)      Valorisation de brevets de barrage

Lorsqu’un brevet ou une demande de brevet n’est pas exploité(e), l’employeur ne manque pas de le faire valoir afin de soutenir que le brevet n’a aucune valeur, et que de ce fait il ne doit rien ou  une simple aumône à l’inventeur.

Cet argument doit être largement tempéré, pour les raisons suivantes :

a)      Ce n’est pas parce que le brevet n’est pas encore exploité au bout de par exemple 6 ans après son dépôt qu’il ne le sera jamais, puisque sa durée de vie maximum est de 20 ans. Si l’employeur continue à payer ses annuités de maintien en vigueur, cela constitue un indice d’une espérance d’exploitation future, et à tout le moins d’une utilité du maintien de ce brevet en vigueur comme brevet «  de barrage » pour gêner les concurrents. Un brevet de barrage peut présenter une véritable valeur stratégique.

b)     Le  brevet peut, en réalité, être exploité industriellement, mais de façon discrète, sans publicité, ou sous forme de contrat(s) de licence(s) en France et/ou à l’étranger. Il se peut par exemple que l’invention soit un procédé industriel générant des économies importantes, et exploité uniquement dans des usines de l’entreprise employeur… L’inventeur peut alors  rencontrer des difficultés quasi- insurmontables pour prouver la réalité de cette commercialisation, son chiffre d’affaires…et l’employeur peut être tenté de profiter de cette situation pour nier la réalité d’une telle exploitation…dès lors que le salarié n’est pas en mesure de la prouver… Même un expert nommé par le tribunal peut être dans l’impossibilité de prouver l’existence d’une exploitation dans telle ou telle usine ou dans tel ou tel pays si l’employeur lui affirme qu’elle n’y est pas exploitée. Car l’expert ne peut matériellement pas se rendre  d’une extrémité à l’autre de la France  effectuer une enquête sur place. Par exemple dans une affaire récemment jugée, de Marseille à Dunkerque ou ou à l’étranger (Canada, USA).

Dans certains cas il existe donc des doutes sur la sincérité des affirmations de l’employeur ; mais ni l’inventeur ni un expert ne sont en capacité de démontrer un mensonge. Force est alors aux juges du fond de se contenter des allégations de l’employeur. Nous ne sommes pas aux Etats-Unis où les déclarations en justice sont faites sous serment…

c)      Fixation de la rémunération supplémentaire des brevets de barrage

Dans la présente espèce Sophysa a fait état de la « fragilité » du brevet FR 06 50284 du 26 janvier 2006 « en soulignant que l’examinateur international aurait conclu, dans le cadre du dépôt PCT, à un défaut d’activité inventive pour les revendications principales ».. 

La cour d’appel répond :

« Force est de constater que Sophysa a obtenu la délivrance du brevet français le 17 avril 2009 et qu’elle a fait suivre le dépôt PCT d’une demande de brevet européen le 5 août 2008 ainsi que d’une demande de brevet américain en 2010.  Qu’elle ne dément pas, en outre, maintenir en vigueur les brevets et demandes de brevets précités par le paiement régulier des annuités (7^ème et 8 ème annuités pour les demande de brevet européen et pour le brevet français)

Or considérant que les démarches effectuées par la sté Sophysa pour l’enregistrement, l’extension et le maintien du brevet ne sont pas de nature à accréditer l’allégation selon laquelle l’invention ne serait pas brevetable… »

Autrement dit cet argument de Sophysa n’est pas crédible.

Par ailleurs Sophysa soutient que l’invention n’est pas exploitée et remarque « qu’aucun système de « switch hydrostatique » correspondant à l’invention ne figure dans son catalogue. »

Olivier Bonnal réplique que l’exploitation de l’invention peut aussi être concédée en licence et qu’il n’est pas en mesure d’apporter sur ce point le moindre élément de preuve, faute de disposer depuis son licenciement d’une quelconque information sur le sort dévolu à l’invention.

L’arrêt ne fait pas état d’une réponse de Sophysa à ces observations, certifiant n’avoir concédé aucune licence. La Cour se prononce de la façon suivante :

« Considérant que si la Cour ne trouve en la cause aucun élément susceptible de justifier d’une exploitation de l’invention, force est de constater que la sté Sophysa reconnaît que les brevets déposés présentent une utilité et au plan économique un intérêt en ce qu’ils sont de nature à faire barrage à des innovations de sociétés concurrentes.

Au vu de l’ensemble de ces éléments d’appréciation le tribunal a raisonnablement fixé à 10 000 euros la rémunération supplémentaire due pour l’invention du brevet français 2 896 422 », dont O. Bonnal est co- inventeur à 50%. Autrement dit le brevet est évalué à 20 000 euros, dont chaque co- inventeur a droit à 50%

La cour d’appel développe des arguments similaires pour la seconde invention relative au brevet français 2 928 553 et à ses extensions PCT, EP, Japon. Cette invention a 4 co- inventeurs et la part contributive de O. Bonnal est évaluée à 25% au vu des pièces versées aux débats. La cour confirme les 5000 euros attribués à O. Bonnal.

4)    Conclusion

Il ressort des chiffres ci-dessus que le TGI et la cour d’appel de Paris ont évalué chacune des inventions de ces deux brevets de barrage à la somme forfaitaire de 20 000 euros, à diviser par le nombre d’inventeurs.

C’est la première fois que des brevets de barrage sont évalués chacun à un montant forfaitaire non symbolique de 20 000 euros par la jurisprudence. Il s’agit d’un résultat très favorable à l’inventeur, qui doit être souligné car jusqu’à présent, les brevets de barrage ne donnaient lieu qu’à l’attribution de faibles sommes, symboliques, de 500 à 2000 euros au maximum.

Pour ce faire le TGI et la cour d’appel ont pris en considération le fait que le brevet français de priorité a été étendu à l’étranger sous forme de demande internationale PCT puis de demande de brevet européen, de demande de brevet japonais pour l’une des inventions et de demande de brevet américain pour l’autre.

Ces dépôts et les examens correspondants devant les Offices de brevets, plus le paiement des annuités, représentent des frais importants, de plusieurs dizaines de milliers d’euros. Une entreprise ne les engage pas si elle n’estime pas l’invention brevetable, et si elle n’espère pas l’exploiter commercialement ou la concéder en licence, ou encore la céder plus tard. En attendant elle peut garder les brevets comme moyens de barrage pour les concurrents.

 Du reste seuls les brevets français dont le rapport de recherche est jugé très favorable à la brevetabilité des revendications, éventuellement amendées au vu des antériorités citées, font habituellement l’objet d’extensions à l’étranger. Corrélativement nombre d’entreprises accordent à ce stade des primes complémentaires d’inventions substantielles aux salariés- inventeurs. Par exemple 3 à 4000 euros.

Ces arguments doivent donc être mis en avant par le salarié et ses conseils.

Cela justifie donc une valorisation à un montant non symbolique des brevets « non exploités » ou du moins dont l’employeur allègue qu’ils ne le sont pas parce que le salarié ne peut pas prouver qu’en fait ils le sont.